Распоряжение исключительными правами

Общие положения

Обращение исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров, работ, услуг подчиняется общим правилам гражданского оборота, однако их специфика весьма существенна. Эта специфика предопределена прежде всего нематериальной природой результатов интеллектуальной деятельности.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Наиболее распространенной, но далеко не единственной правовой формой, опосредствующей оборот исключительного права, является договор. Помимо этого переход исключительного права возможен (ст. 1241 ГК РФ) в рамках:

• наследственного правопреемства (наследование по закону, завещанию, завещательный отказ, завещательное возложение);
• реорганизации юридического лица;
• обращения взыскания на имущество (например, при несостоятельности (банкротстве) правообладателя, на основании договора залога и др.).

Перечень названных оснований не является исчерпывающим. Так, например, наделение вновь создаваемой (при отсутствии признаков реорганизации унитарного предприятия, например, путем преобразования в государственную корпорацию) государственной корпорации исключительными правами, как и иным имуществом, происходит на основании федерального закона.

Относительно отдельных видов оснований перехода прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в правоприменительной практике нет единства при отнесении их к договорным или бездоговорным. Примером является внесение прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в уставный капитал юридического лица. Для устранения разногласий в Постановлении Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. (п. 11) было указано, что в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, помимо указания на это в учредительном договоре, необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ. В случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1232 ГК РФ, переход или предоставление права подлежат государственной регистрации.

Договор как основание распоряжения исключительным правом

Относительно места договоров о распоряжении исключительным правом в науке существуют разные точки зрения. Многие специалисты не выделяют такие договоры в отдельный класс (вид, подвид), при этом либо относя их к уже сложившимся традиционным классификациям, например, к договорам о передаче имущества, договорам о выполнении работ, либо рассматривая лишь отдельные разновидности таких договоров, не акцентируя внимание на их месте в системе гражданско-правовых договоров.

Другие авторы1 выделяют договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами в особый класс договоров наряду с классами договоров о передаче имущества в собственность или пользование, о выполнении работ и оказании услуг, что обусловлено особыми системными признаками данных договоров, а также специальным правовым регулированием, выраженном в нормах части четвертой Гражданского кодекса РФ. Безусловно, данные договоры являются гражданско-правовыми, в связи с чем на них распространяются общие положения о договорах, обязательствах и сделках.

Класс договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами, в свою очередь, представляет определенную систему, которая включает в себя виды и подвиды договоров, построенных по определенным критериям.

Основным критерием классификации видится деление всех договоров рассматриваемого класса по направленности (цели договора). Цель каждого из данных договоров состоит в использовании прав на результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности. Аналогичную цель преследуют и договоры о создании результата интеллектуальной деятельности, поскольку создание самого объекта и его передача не имеют практического значения без передачи прав. При этом договоры рассматриваемого класса можно разделить на:

1) договоры об отчуждении исключительных прав, которые включают в себя договоры об отчуждении исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, объекты смежных прав, объекты патентных прав, на средства индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение), на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секретов производства;

2) лицензионные договоры, которые включают лицензии на предоставление права использования произведения науки, литературы и искусства, объектов смежных прав, патентного права, товарных знаков, коммерческих обозначений, топологий интегральных микросхем, селекционных достижений;

3) договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры заказа), включая договоры авторского заказа, договоры заказа на создание объектов смежных прав, договоры заказа на разработку топологий интегральных микросхем, селекционных достижений, ноу-хау, в том числе обладающее признаками патентоспособности. Результаты интеллектуальной деятельности могут быть созданы также на основе договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, предусмотренных гл. 38 ГК РФ, которая в большей степени регулирует порядок осуществления названных работ.

Названные выше договоры представляют собой договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключи-тельными правами. Условия об отчуждении исключительного права и о предоставлении права использования охраняемых объектов могут входить в предмет договоров, объектом которых могут выступать любые виды имущества, в частности:

• договор залога исключительного права;
• договор доверительного управления исключительными правами;
• договор простого товарищества;
• брачный договор;
• сделки с предприятиями и др.

Так, в договоре простого товарищества вкладом товарища наряду с материальными объектами могут быть исключительные права (п. 1 ст. 1042 ГК РФ), оценка которых производится по соглашению участников договора (п. 2 ст. 1042 ГК РФ). Согласно ст. 1043 ГК РФ внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права собственности, используется в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество товарищей. Правовой режим совместного обладания исключительным правом определен п. 3 ст. 1229 ГК РФ, в частности, нормами об использовании объектов по своему усмотрению каждым из правообладателей, совместном распоряжении исключительным правом и др.

В договоре простого товарищества права, в том числе исключительные, не передаются какому-либо новому образованию в отличие от внесения прав в уставный капитал юридического лица. Основным отличием договора простого товарищества от договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров состоит в том, что эти права используются в общих совместных целях. Совместная цель выступает квалифицирующим признаком договора простого товарищества. Отчуждение исключительного права или предоставление прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, предусматривающее встречное удовлетворение, не свойственны договору простого товарищества. Исключительные права могут предоставляться участникам для совместного использования в общих целях.

Развитие имущественных отношений между супругами, повышение значимости объектов интеллектуальных прав в составе имущества супругов дают основания для определения в брачном договоре правового режима исключительных прав. Согласно ст. 40 Семейного кодекса РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.

В отличие от договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами брачный договор имеет целью не использование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а определение правового режима объектов, права на которые принадлежат супругу (супругам).

Супруги вправе определить режим общего использования исключительных прав с соответствующим внесением изменений в охранные документы. В брачном договоре могут быть определены условия соглашения о соавторстве, заключаемого в соответствии с п. 2 ст. 1258 ГК РФ при условии, что супруг творческим трудом участвовал в создании результата интеллектуальной деятельности; судьба исключительных прав и прав лицензиата по лицензионному договору, приобретенных супругами в период брака и при отсутствии брачного договора входящих в состав общего совместного имущества супругов.

В случае определения в брачном договоре режима исключительных прав при расторжении брака, договор в части перехода исключительных прав от одного супруга к другому является сделкой под отлагательным условием в соответствии с п. 2 ст. 42 СК РФ и п. 1 ст. 157 ГК РФ. В брачном договоре супруги вправе определить способы участия в доходах от использования, порядок несения расходов, связанных с поддержанием исключительных прав, а также другие условия, не затрагивающие личные неимущественные права и не ограничивающие права на создание результатов интеллектуальной деятельности.

Независимо от содержания брачный договор требует нотариальной формы, а при включении в него положений об отчуждении исключительного права или предоставлении права использования в отношении объектов, требующих государственной регистрации, — соответственно государственной регистрации перехода или предоставления права.

Рассмотрение правовой природы договоров о передаче имущества в собственность (купля-продажа, дарение, мена и др.) и договоров о распоряжении исключительными правами (прежде всего договора об отчуждении исключительного права) позволяет выделить ряд существенных различий между ними.

1. По договорам о передаче имущества в собственность передается материальный объект, по договорам о распоряжении исключительными правами — право на нематериальный объект (объект интеллектуальных прав).

2. По договору о передаче имущества в собственность владельцем вещи может стать единственный покупатель, а арендатором — единственным пользователем. При предоставлении прав на объект интеллектуальных прав по лицензии первоначальный правообладатель вправе передать аналогичные права иным лицам (на неисключительных условиях, на другие способы использования, территорию и т.д.). При отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности за автором сохраняются личные неимущественные и иные интеллектуальные права (право доступа, право следования и др.)

3. К договорам о распоряжении исключительными правами не подлежат применению нормы о переходе риска случайной гибели товара, об исполнении обязательства в натуре, о последствиях непередачи товара, о возмещении убытков, причиненных неисполнением договора автором в силу «творческой неудачи».

4. К договорам о распоряжении исключительными правами не подлежат применению нормы о сроках доставки, о вручении товара пользователю, о способах и месте доставки, готовности товара к передаче, таре и упаковке, о гарантийных сроках, сроках годности и сроках службы.

5. Передача исключительных прав не может быть определена с помощью таких категорий, как вес, количество, ассортимент, комплектность и др.

6. Приобретатель прав по договору о распоряжении исключительными правами имеет возможность ознакомиться с объектом интеллектуальных прав, как и любое другое лицо, зачастую без обращения к правообладателю (информация о большинстве объектах публикуется или общеизвестна). Покупатель по договору о передаче имущества в собственность или пользование имеет возможность ознакомиться с качеством и иными характеристиками товара, как правило, лишь путем обращения к продавцу.

Разграничение договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоров заказа) и договоров о выполнении работ производится, в частности, по следующим критериям:

1. предмет договора: предметом договора подряда являются изготовление или переработка (обработка) вещи и выполнение другой работы с передачей ее материального результата заказчику, предметом договора о создании результатов интеллектуальной деятельности — создание нематериального объекта с целью использования прав на него;
2. наличия или отсутствия творческого характера. Творческий характер присущ деятельности, осуществляемой в рамках договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности. В ходе подрядных договоров не создается творческого результата, этот результат заранее известен и достижим;
3. последствий неисполнения договора, а именно порядка распределения риска случайной невозможности выполнения договоров: недостижение поставленного по договору подряда результата является риском подрядчика, а по договорам о создании результатов интеллектуальной деятельности — риск «творческой неудачи» и недостижения результата автором ложится на заказчика;
4. порядка привлечения третьих лиц к исполнению договоров: по общему правилу подрядчик вправе привлекать третьих лиц независимо от согласия заказчика; автор должен создать результат интеллектуальной деятельности самостоятельно — привлечение третьих лиц, которые будут выступать соавторами, соисполнителями, возможно с согласия заказчика;
5. порядка передачи исполнения по договору: к передаче результата работ применяются нормы о материальных объектах, а по договору на создание объекта интеллектуальных прав передаются права на этот объект. Фактическая передача материального носителя результата интеллектуальной деятельности не влечет возможности использования полученного результата;
6. к договорам о создании результатов интеллектуальной деятельности и использовании исключительных прав не подлежат применению нормы о гарантийном сроке, сроке годности, о последствиях прекращения договора подряда до приемки результата работы, о несохранности предоставленного заказчиком имущества, об экономии подрядчика;
7. применения положений об удержании вещи. К договорам о создании результатов интеллектуальной деятельности и использовании исключительных прав нормы об удержании вещи не применяются;
8. возможности заказчика по договору подряда в любое время до сдачи работ отказаться от исполнения договора, что не предусмотрено в отношении договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами и др.

Эти и другие различия позволяют говорить о необходимости разграничения договоров о передаче имущества в собственность или пользование, договоров на выполнение работа, с одной стороны, и договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами.

Заключение, исполнение, изменение, расторжение, форма договоров о распоряжении исключительным правом подчиняются общим положениям о договорах, обязательствах, поскольку иное не установлено правилами частью четвертой ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права. Таких особенностей достаточно много, и некоторые из них неоднозначно определены законодательством и правоприменительной практикой.

Так, например, нематериальная природа охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, оборотоспособность прав на них, а не самих объектов влияет на особенности исполнения договоров по распоряжению исключительным правом. Отсутствие необходимости в передаче материального объекта в отличие от договоров купли-продажи, аренды и др. на практике порождает сомнения в исполнении договора, в наличии признаков мнимой сделки и т.п.

Договоры о распоряжении исключительным правом считаются заключенными с момента согласования его сторонами всех существен-ных условий и придания договору письменной формы (ст. 432 ГК РФ), за исключением случаев, предусмотренных законом. Регистрация перехода или предоставления исключительного права в тех случаях, когда такой переход или предоставление требуют государственной регистрации, не имеет значения для признания договора заключенным, но при отсутствии таковой правовая цель договора не будет достигнута и право не перейдет (не будет предоставлено) контрагенту.

Если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Регистрация перехода права, его предоставления по договору отличается от регистрации Роспатентом самого договора, в то время как приказ Роспатента от 29 декабря 2009 г. № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» не утратил силу и действует наряду с Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. № 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора», Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1488 ГК РФ отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. До 1 октября 2014 г. при проверке договора Роспатенту предоставлялся текст договора, из которого можно было определить наличие такого рода обстоятельств3. В настоящее время текст всего договора может не представляться для регистрации, тем не менее согласно подп. «и» п. 3, подп. «в» п. 17 Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. № 1416 одним из оснований отказа в регистрации перехода права является тот факт, что отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору станет причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Следует отметить, что регистрация лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного права на объекты патентного права (договоры об уступке патентов) предусмотрена законодательством ряда зарубежных стран. Так, положение об обязательной регистрации названных договоров с целью подтверждения их действительности, как в отношении сторон договора, так и в отношении третьих лиц, содержится в патентных законах Бельгии, Швейцарии, Португалии. Норвегии, Швеции. В соответствии с законами таких государств, как Австрия, Великобритания, Греция, Франция, регистрация лицензионных договоров о предоставлении прав на объекты промышленной собственности не носит обязательного характера, но при отсутствии регистрации сделка недействительна в отношении третьих лиц.

Нормы о существенных условиях договоров о распоряжении исключительными правами могут быть унифицированы в зависимости от системного признака направленности (цели) договора, что рассматривается в главах, посвященных отдельным видам договоров. Так, к существенным условиям всех договоров рассматриваемого класса относятся:

• условие о правах на объект, объеме и характере передаваемых прав (условие об отчуждении, предоставлении, распределении прав после создания и т.п.);
• условие об охраняемом объекте (его индивидуализация);
• условие о цене, если договор является возмездным, или указание на безвозмездный характер договора.

Иные существенные условия зависят от вида договора, различаемого по направленности, объектному и субъектному составу, а также от воли сторон. Например, для лицензионного договора существенными условиями являются сроки и порядок представления отчета лицензиатом, для договора об отчуждении исключительного права — обременение права лицензиями, о создании результата интеллектуальной деятельности — срок создания объекта.

Наряду с существенными важное значение имеют специальные условия договора — условия, характерные именно для данных договоров, но без которых договор считается заключенным, например, для лицензионных договоров это, в частности, условия:

• о виде лицензии;
• о сроке действия права;
• о территории действия права;
• о возможности предоставления сублицензий. Классификация договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами может быть произведена по различным признакам:
• объектам, права на которые используются на основании договоров (в ст. 1225 ГК РФ представлена классификация объектов интеллектуальных прав);
• объему передаваемых прав (передача всех оборотоспособных имущественных прав на объект как единого целого — договор об отчуждении исключительного права и предоставление отдельных видов прав — лицензионный договор);
• субъектному составу (договоры с участием автора результата интеллектуальной деятельности как слабой стороны договора, договоры с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, от имени которых выступают уполномоченные лица);
• сфере применения (предпринимательские, например, договор коммерческой концессии, и иные);
• обязательности заключения (добровольные и принудительные, например, принудительные патентные лицензии);
• характеру встречного предоставления (возмездные и безвозмездные);
• характеру оферты (например, открытые лицензии);
• форме договора — договоры, заключаемые в устной форме, путем конклюдентных действий, письменной форме;
• основные и направленные на обеспечение исполнения обязательства (залог исключительных прав и иные);
• порядку заключения договоров (упрощенный порядок заключения свободных лицензий и др.);
• по количеству участников (договоры со множественностью лиц, например, договоры о совладении исключительным правом), и др.

Договор об отчуждении исключительного права

Наиболее распространенными формами распоряжения исключительным правом являются договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. Традиционным для российского законодательства и для науки является термин «уступка прав», использованный еще дореволюционными авторами, который в части четвертой ГК РФ заменен термином «отчуждение».

Договор об отчуждении исключительного права предусмотрен с 1 января 2008 г. в части четвертой ГК РФ, которая определила исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации как единое целое, положив конец научным спорам о существование единого права либо отдельных исключительных правомочий.

Относительно места данного договора в системе гражданско-правовых договоров в науке ведется дискуссия, сводящаяся к тому, является ли договор об отчуждении исключительного права самостоятельным видом гражданско-правовым договором или это собирательное понятие, объединяющее все известные договорные формы отчуждения исключительного права.

Представляется, что договор об отчуждении исключительного права является одним из договоров о распоряжении исключительным правом, элементы которого могут быть составляющей и других предусмотренных гражданским законодательством договоров, в частности, договоров купли-продажи предприятия, простого товарищества и др.

Дискуссия. Доктринальные подходы к правовой природе договоров о распоряжении исключительными правами, в том числе договора об отчуждении исключительного права, в прошлом веке сводились к дискуссии относительного особенностей наделения контрагента по договору правами по использованию результатов интеллектуальной деятельности, что позволило выделить теорию «уступки, отчуждения» и теорию «разрешения». Теория «уступки, отчуждения» (в основном в части авторских прав) состояла в том, что автор может переуступать другим лицам авторские права полностью (что характерно для современного договора об отчуждении исключительного права) или частично. Данная теория стала основой для договоров об отчуждении исключительных авторских прав, а теория разрешения — для лицензионных договоров. В разное время сторонниками теории разрешения выступали Б. С. Антимонов, А.И. Ваксберг, И.А. грингольц, В.А. Дозорцев, В.И. Корецкий, М.И. Никитина, Н.А. Райгородский, И.В. Савельева, Е.А. Флейшиц, Г.Ф. Шершеневич и др.

Следует признать, что теория уступки, отчуждения нашла свое отражение в договоре об отчуждении исключительного права, системообразующим признаком которого является полное отчуждение исключительного права как единого целого на весь срок его действия без каких-либо ограничений, за исключением случаев свободного использования объекта, установленных законом, и требованием соблюдения личных неимущественных прав. Теория разрешения корреспондирует с системообразующим признаком лицензионных договоров — направленностью на предоставление права использования объекта в определенных пределах, установленных договором.

Сущность договора об отчуждении исключительного права состоит в передаче всей совокупности правомочий, принадлежащих правообладателю, как по использованию охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, так и по распоряжению исключительным правом на него в полном объеме в пределах сроков действия исключительного права, установленных законом (с передачей права распоряжения как у первоначального правообладателя).

За прежним правообладателем сохраняются личные неимущественные права, а в некоторых случаях — иные интеллектуальные права (например, право доступа, право следования в отношении некоторых видов произведений искусства). Приобретатель исключительного права становится легальным монополистом в отношении охраняемого объекта, за исключением случаев «обременения» права лицензиями, а также случаев свободного использования объекта. Отчуждаемое исключительное право может быть ограничено исключительными или неисключительными лицензиями, выданными отчуждателем исключительного права или предыдущими правообладателями. Правоотношения, возникающие между правообладателем и приобретателем исключительного права, являются обязательственными, а между приобретателем и всеми иными лицами, за исключением лицензиатов по ранее выданным лицензиям, — абсолютными.

В том случае, если в договоре об отчуждении исключительного права предусматриваются ограничения по способам использования охраняемого объекта, территории, сроку использования, такой договор путем его толкования может быть квалифицирован как лицензионный. Как отмечается в п. 13.1 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г., при отсутствии возможности квалификации договора в качестве лицензионного, договор признается недействительным (ст. 168 ГК РФ).

С учетом положений ст. 168 ГК РФ такой договор по общему правилу признается оспоримым. Исключением являются случаи, предусмотренные п. 2 ст. 168 ГК РФ.

Сторонами такого договора в зависимости от объекта исключительных прав могут быть как физические, так и юридические лица. В некоторых случаях, например при отчуждении исключительного права на товарный знак, сторонами договора могут являться только субъекты предпринимательских отношений.

Применительно к договорам об отчуждении исключительного права, совершаемым в отношении нескольких лиц, поднимается проблема совладения исключительным правом, к которому в силу отсутствия подробного регулирования неоднократно предпринимались попытки применять нормы о праве общей долевой собственности. Представляется, что вполне допустимо применение по аналогии ряда норм об общей долевой собственности, например, о презумпции равенства долей (п. 1 ст. 245 ГК РФ), однако при этом необходимо учитывать, что в соответствии с п. 3 ст. 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения разд. II настоящего Кодекса (о праве собственности и других вещных правах), если иное не установлено правилами настоящего раздела.

От договора об отчуждении исключительного права необходимо отличать договор о совладении (сообладании) исключительным правом. В основном используется термин «совладение» по аналогии с вещным правом. Реже используется термин «сообладание», который представляется более удачным для разграничения с вещным правом. В результате договора о сообладании исключительным правом могут быть определены порядок пользования и распоряжения соответствующими правами и перераспределены доли в отношении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (что имеет отношение прежде всего к распределению доходов от их использования). В настоящее время законодательством такой договор не урегулирован, но и не запрещен. В науке предлагается конструкция договора о включении в число обладателей исключительного права. Так, В. Кастальский отмечает, что «при заключении договора с целью расширения состава правообладателей мы сталкиваемся с ситуацией, когда исключительное право, принадлежащее одного «первому» правообладателю, после вступления в силу соответствующего договора принадлежит уже нескольким правообладателям, включая «первого». В этом случае не происходит отчуждения исключительного права, поскольку правообладатель продолжает оставаться таковым. Рассматриваемый договор не является также лицензионным договором, так как после вступления договора в силу каждый из контрагентов выступает обладателем исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности».

К существенным условиям договоров об отчуждении исключительного права относятся:

• условие об отчуждении исключительного права в полном объеме (в договоре нет необходимости упоминать об отдельных правомочиях или на определенные срок, территории, способы использования);
• указание на объект, исключительное право на который подлежит отчуждению;
• размер вознаграждения или порядок его определения, если договор не является безвозмездным. В случае безвозмездного характера, на это должно быть прямо указано в договоре, иначе договор считается незаключенным;
• срок выплаты вознаграждения.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Порядок выплаты вознаграждения может быть определен различными способами, в том числе путем включения в оплату за создание произведения по договору заказа на создание произведения, содержащего условия о передаче (предоставлении) прав на созданное произведение заказчику. Так, судом сделан вывод о том, что отсутствие выделения в составе вознаграждения платы за передачу исключительных прав, например по договору о создании сценария, предусматривающего отчуждение исключительного права на него, не свидетельствует об отсутствии условия о размере вознаграждения или порядке его определения, которое могло бы привести к признанию договора незаключенным.

Существенным условием в силу указания закона является условие о размере вознаграждения. Срок выплаты вознаграждения за передачу исключительного права к таковому не относится, и его отсутствие в договоре не влияет не его признание незаключенным, что подтверждается и судебной практикой.

Неисполнение обязанности по выплате вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права влечет перевод исключительного права на первоначального правообладателя. При этом, как свидетельствует судебная практика, существенность нарушения должна быть доказана первоначальным правообладателям и состоять и причинении такого ущерба, что первоначальный правообладатель фактически лишился того, на что вправе был рассчитывать при заключении договора, а также лишился ли он права на взыскание вознаграждения.

Перевод исключительного права на прежнего правообладателя и взыскание убытков, не представляют собой исчерпывающего перечня способов защиты, которые могут быть применены при нарушении основной обязанности приобретателя исключительного права — права на вознаграждение, и не исключает, например, предъявления требования о взыскании предусмотренного договором вознаграждения.

Существенный характер названных условий определяется, исходя из положений ст. 1234 ГК РФ.

Кроме того, к существенным условиям следовало бы отнести условия об обременении исключительного права лицензионными и другими договорами и их условия о способах использования, территории, сроках. Законодательством данное условие прямо не названо как существенное, однако оно является необходимым и может быть отнесено к характеристике исключительного права, передаваемого по договору.

ГК РФ (п. 7 ст. 1235) закрепил унифицированное положение о сохранении лицензионного договора при переходе исключительных прав по закону или договору другому лицу, что следует рассматривать в качестве обременения исключительного права. Новый обладатель исключительного права должен быть уведомлен об условиях обременения, а именно о способах, сроках и территории использования интеллектуальных прав на определенных условиях, что должно быть отражено в договоре. Согласно п. 13.8 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права не требуется.

Сущность исключительного права состоит в монополии правообладателя на использовании прав на охраняемый объект и возможности запрещать или разрешать другими лицам такое использование. При передаче исключительного права, обремененного предоставлением исключительной или неисключительной лицензии, новый правообладатель не получает абсолютной монополии. Эта монополия ограничена правами другого лица (ограниченная монополия или «обремененные исключительные права»). Обязательственные права требования лицензиара по договору о предоставлении прав, в том числе выплаты вознаграждения, переходят к новому правообладателю, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.

Форма договора об отчуждении исключительного права — письменная, а в отношении объектов патентного права, средств индивидуализации, топологии интегральной микросхемы, селекционного достижения, зарегистрированной программы для ЭВМ или базы данных — требуется государственная регистрация перехода права.

Лицензионный договор. Сублицензионный договор

Согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Особенностям лицензионных договоров посвящены многочисленные публикации специалистов в области интеллектуальной собственности, в том числе дореволюционных авторов. Для лицензионных договоров характерны следующие признаки:

• целью лицензионного договора является приобретение прав лицензиатом для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам — лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат выступает субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;
• по лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляется право использования объекта на определенных условиях, в связи с чем в науке зачастую проводят аналогию лицензионного договора и договора аренды;
• за лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится «обремененным» лицензионным договором;
• лицензиат становится правообладателем на определенных условиях в пределах, установленных договором, и должником по отношению к лицензиару;
• лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только в случаях, прямо предусмотренных договором, это право автоматически не переходит при заключении лицензионного договора;
• существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, объекте, на который предоставляются права, цене (в возмездном договоре), о сроках и порядке предоставления отчетов лицензиатом;
• по договору исключительной лицензии лицензиат приобретает временную легальную монополию на определенных условиях и пределах в отличие от приобретателя исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права; в этих пределах возникают абсолютные отношения между лицензиатом и другими лицами, за исключением правообладателя (ограниченная легальная монополия).

Для всех лицензионных договоров в части четвертой ГК РФ унифицированы следующие положения.

1. Существенные (вид объекта, способы использования, отчеты лицензиата) и специальные (о сроке, территории) условия лицензионного договор.
2. Презумпция неисключительного характера лицензии, если иное не предусмотрено договором.
3. Положение о том, что права, прямо не указанные в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату.
4. Положение о сохранении прав лицензиата при отчуждении исключительного права.
5. Отдельные права и обязанности лицензиара и лицензиата, их ответственность, а также некоторые основания и порядок расторжения договора, в частности, обязанность лицензиата предоставлять отчеты, своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение, о защите прав лицензиата, обязанность лицензиара не создавать препятствий в осуществлении прав лицензиата и требовать в одностороннем порядке расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом или договором.
6. Условие о конфиденциальности сведений об охраняемом объекте не является существенным, за исключением лицензионного договора о предоставлении прав на секрет производства (ноу-хау).

Лицензионные договоры могут быть классифицированы по разным критериям, в частности, по видам объектов интеллектуальных прав, объему передаваемых прав, обязательности заключения, предоставления встречного удовлетворения, срока действия, субъектному составу, момента заключения договора и др.

По объему передаваемых прав лицензии делятся на:

• неисключительные (простые);
• исключительные;
• полные;
• смешанные;
• единственные.

Под неисключительной (простой) лицензией понимается лицензионный договор, по которому лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Исключительная лицензия - лицензионный договор, по которому лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Термин «полная лицензия» прямо не предусмотрен законодательством, однако на практике широко используется в тех случаях, когда предоставляется право использования на исключительных условиях охраняемого объекта всеми законными способами, на весь срок действия исключительного права, на территории всего мира. Такие виды лицензионных договоров упоминаются в п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ для целей ограничения заключения коммерческими организациями на безвозмездной основе.

Смешанная лицензия включает в себя условия в отношении различ-ных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензионных договоров разных видов (исключительной и неисключительной лицензии).

Критерий разграничения единственных и исключительных лицензий в зарубежном праве, как правило, заключается в возможности лицензиару использовать охраняемый объект тем способом, который предусмотрен в лицензионном договоре. Так, в Совместной рекомендации по лицензиям на товарные знаки, рекомендованной Постоянным комитетом по товарным знакам, географическим указаниям и промышленным образцам (ПКТЗ) ВОИС на четвертой сессии (27—31 марта 2000 г.) под единственной лицензией понимается лицензия, предоставляемая единственному лицензиату, и согласно которой лицензиар не может выдавать лицензии третьим лицам; лицензиар, однако, имеет право сам использовать товарный знак (ст. 1 (x))1. Пункт 1.1 ст. 1236 ГК РФ устанавливает в качестве общего правила ограничение лицензиаром самому использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

По критерию свободы заключения договора можно выделить лицензионные договоры, заключаемые по воле лицензиата, и принудительные лицензии (ст. 1239 ГК РФ). Принудительные лицензии представляют собой ограничения из общего режима исключительного права, обусловленные, как правило, необходимостью развития экономики, обеспечения национальной безопасности страны.

Принудительная лицензия допустима лишь в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ, и может касаться использования только определенных результатов интеллектуальной деятельности: в п. 1 ст. 1362 ГК РФ — принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец; в п. 1 ст. 1423 ГК РФ — принудительная лицензия на селекционное достижение.

В остальных случаях использование авторских, смежных прав, прав на средства индивидуализации, топологий интегральных микросхем осуществляется на добровольной основе, и правообладатель может быть понужден к заключению договора только в соответствии с добровольно принятым на себя обязательством (предварительным договором).

При выдаче принудительных лицензий важное значение имеют гарантии для правообладателя, а именно:

• принудительная лицензия допускается только в судебном порядке;
• вид лицензии — неисключительная;
• принудительная лицензия не может быть безвозмездной, за некоторыми исключениями;
• законодательством предусмотрено право на получение соответствующей компенсации патентообладателем (например, согласно ст. 1362 ГК РФ суммарный размер платежей по принудительной лицензии, выданной в связи с злоупотреблением патентообладателем исключительными правами, должен быть установлен не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах);
• возможность прекращения принудительной лицензии, выданной при злоупотреблении правообладателем исключительным правом, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно.

Подобного рода классификации учитываются в зарубежной науке и законодательстве с теми или иными особенностями. Так, например, в мировой практике принудительные лицензии принято делить на два вида:

• лицензии в случае злоупотребления правом на патент. Согласно ст. 5А (2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности неиспользование изобретения дает пример такого злоупотребления;
• лицензии в интересах общества. Ряд стран предусматривает выдачу принудительных лицензий в случае, если принудительная лицензия считается необходимой по причинам общественного благосостояния, включая здравоохранение, безопасность и развитие экономики.

В современном мире заметна тенденция к увеличению числа случаев свободных лицензий - лицензионные договоры, которыми правообладатели по своей воле ограничивают действие принадлежащего им исключительного права и как правило совершаемые в упрощенной форме. Прежде всего это касается авторов произведений, которые публично дают согласие на использование результата своего интеллектуального труда неопределенному кругу лиц. Такие ограничения могут быть выражены путем предоставления права безвозмездно использовать охраняемый результат интеллектуальной деятельности определенными способами, например, для целей создания новой программы для ЭВМ на основании охраняемой. Свободная лицензия может предусматривать упрощенный порядок ее совершения.

Зарубежному законодательству также известен институт свободных лицензий. Так, в США их правовое регулирование осуществляется Актом об авторском праве (The Сopyright Act) 1976 г. и Актом об авторском праве в цифровом тысячелетии (Digital Millennium Copyright Act — DMCA) 1998 г. Свободные лицензии признаются и другими странами, в частности, Германией, Испанией, Бельгией, Израилем и др.

С 1 октября 2014 г. в ГК РФ был введен институт открытой (свободной) лицензии (ст. 1286.1 ГК РФ) на объекты авторского права, которая представляет собой один из договорных способов распоряжения исключительным правом. Основная цель такого рода лицензий — закрепить возможность авторам произведений публично выразить согласие на заключение договора в упрощенной форме и тем самым ограничить действие принадлежащего им исключительного права.

Такая лицензия характеризуется следующими признаками:

• носит простой (неисключительный) характер;
• заключается в упрощенном порядке (путем акцепта публичной оферты заинтересованными в этом лицами) на условиях, указанных в публичной оферте;
• является договором присоединения (правообладатель определяет условия лицензии);
• предметом выступает право на использование произведений;
• распространяется не только на произведения, используемые в сети «Интернет»;
• носит безвозмездный характер, если иное не предусмотрено такой лицензией;
• действует в течение пяти лет, а в отношении программ для ЭВМ и баз данных — в течение всего срока действия исключительного права;
• действует на территории всего мира, если иное не предусмотрено лицензией;
• форма заключения такого договора может быть не только письменной.

Договор может заключаться, например, путем конклюдентных действий. Действия, которые свидетельствуют об акцепте, должны быть изложены в лицензии.

Проблемные вопросы, которые обсуждаются в научной литературе относительно открытых лицензий: возможные злоупотребления со стороны третьих лиц, не являющихся правообладателями, при совершении открытой лицензии, соответствие правовой природе свободной лицензии указания на возможность возмездного характера лицензии, появление новых способов использования объекта, которые не указаны в лицензии.

От открытой (свободной) лицензии необходимо отличать публичную лицензию на произведения науки, литературы и искусства или объект смежных прав, предусмотренную п. 5 ст. 1233 ГК РФ, которая представляет собой одностороннюю сделку. Публичная лицензия выражается в заявлении правообладателя, обращенном к неопределенному кругу лиц об использовании произведения, которое по существу представляет собой определенные ограничения исключительного права. Объектом такого заявления может быть произведение или объект смежных прав, что позволяет всем третьим лицам использовать такой объект на определенных условиях. Использование объекта осуществляется на безвозмездной основе. Заявление размещается на сайте уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти.

В науке, правоприменительной практике возникает немало споров относительно характера предоставляемых по договору прав, заключения, исполнения, недействительности лицензионных договоров, а также последствий нарушений. Некоторые из таких проблем были решены Постановлением Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», Обзором судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержденным Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.), практикой Суда по интеллектуальным правам.

Так, правовая природа смешанных лицензий вызывает дискуссию об отнесении такого рода договоров к категории смешанных и соответственно применения норм п. 3 ст. 421 ГК РФ. Представляется, что смешанные лицензии не следует рассматривать как договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, поскольку такой договор прямо предусмотрен п. 3 ст. 1236 ГК РФ.

Споры вызваны возможностью конкретизации правомочий, предоставляемых по лицензионному договору, по сравнению с тем, как они определены в соответствующих статьях ГК РФ о содержании исключительного права. Так, Постановлением Президиума ВАС РФ3 разъяснено, что стороны договора о предоставлении исключительной лицензии не должны быть ограничены в правомочиях на определение сферы деятельности лицензиата, а также конкретных видов использования объекта исключительных прав. Закон не содержит ограничений на предоставление прав, вытекающих из патента, для их использования в конкретной сфере деятельности лицензиата или для изготовления строго определенного перечня изделий. В договоре исключительной лицензии стороны договорились о предоставлении права на использование изобретения по патенту в трансформаторах малой, средней и большой мощности, что не запрещает лицензиару заключить аналогичные договоры, но для использования в других видах объектов.

В спорах относительно признания лицензионных договоров незаключенными важное значение имеют особенности толкования договора (ст. 431 ГК РФ), а также введение в российское законодательство положений принципа эстоппель. Так, например, отсутствие в лицензионном договоре, заключенном с организацией по управлению правами на коллективной основе, указания на использование конкретных произведений и на перечень обнародованных произведений не свидетельствует о том, что условие о предмете договора не согласовано.

Однако данную позицию судов не следует рассматривать как возможность неопределенного указания в договоре объекта интеллектуальных прав, на который он распространяется. Предмет договора, включающий в себя объекты, права на которые предоставляются, при отсутствии прямого на них указания, должен быть определяем, т.е. для сторон не должно быть сомнений в перечне тех объектов, права на которые предоставлены договором.

В части действия лицензионного договора в период отсутствия у лицензиара исключительного права изменения в п. 2 ст. 425 ГК РФ Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» не должны влиять на высказанную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 9 ноября 2010 г. № 7552/10 по делу № А41-12178/08 позицию о том, что действие лицензионного договора с обратной силой не может распространяться на тот период, когда у лицензиара отсутствовало право на промышленный образец ввиду того, что таким правом обладало другое юридическое лицо.

Наряду с лицензионными договорами ГК РФ предусматривает особенности сублицензионных договоров (ст. 1238 ГК РФ). Сублицензионным договором является договор, по которому лицензиар, при этом являющийся лицензиатом по другому лицензионному договору, предоставляет другой стороне (сублицензиату) право на использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. По общему правилу, лицензионный договор не предоставляет права лицензиату на заключение сублицензионного договора. В соответствии с п. 1 ст. 1238 ГК РФ лицензиат приобретает такое право при наличии письменного согласия лицензиара. Согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно — на заключение конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату (п. 17 Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). При отсутствии письменного согласия лицензиара на заключение сублицензионного договора последующее предоставление таких прав является недействительным, что подтверждается и судебной практикой.

ГК РФ предусматривает возможность предоставления права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации путем заключения сублицензионного договора, но не оговаривает возможность заключения последующих сублицензионных договоров (субсублицензионных и т.п.). Исходя из принципа свободы договора, в силу отсутствия прямого запрета законодательства такие договоры могут быть заключены, однако при условии письменного согласия лицензиара на заключение последующих договоров. В споре относительно заключения подобного рода договоров ФАС Московского округа отметил, что «в подобных отношениях происходит трансформация сторон, задействованных в цепочке «лицензионный договор — сублицензионный договор». С появлением нового звена лицензиат по лицензионному договору приобретает статус, аналогичный статусу лицензиара по лицензионному договору, а сублицензиат, в свою очередь, — статус, аналогичный статусу лицензиата по лицензионному договору. Таким образом, сублицензиат при письменном согласии лицензиата по договору субсублицензии предоставляет право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьему лицу». В то же время подобного рода договоры не должны нарушать традиционный принцип: «Нельзя передать прав больше, чем имеешь». Согласно п. 2 ст. 1238 ГК РФ по сублицензионному договору (а соответственно по субсублицензионному и т.д.) сублицензиату (субсублицензиату) могут быть предоставлены права использования только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (сублицензионным договором для сублицензиата). В том случае, если права будут переданы за пределами, предусмотренными предыдущим договором, в этой части договор является недействительным. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК РФ). В том случае, если сублицензиат будет использовать охраняемый объект в соответствии с сублицензионным договором, но за пределами прав, сроков, территории, предусмотренных лицензионным договором, ответственность в соответствии с п. 4 ст. 1238 ГК РФ перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором (п. 3 ст. 1237 ГК РФ).

Договор коммерческой концессии

Договор коммерческой концессии в международной коммерческой практике, известный как франчайзинг, приобрел популярность во Франции, начиная с 20-х гг., с появлением сети магазинов Призюник, Пронунция, в США в 30-е гг. XX в. — благодаря Ховарду Джонсону, а затем в системе магазинов Вулворса, и в 50-е гг. достиг в этой стране наивысшего развития. В настоящее время, по данным Международной ассоциации франчайзинга, названный договор «обеспечивает одну треть всех розничных продаж в США, включая продажи таких фирм, как McDonalds, Coca-Cols, GeneralMotors и Re-Max».

Зарождение законодательства о франчайзинге относят к XVII— XIX вв. в Англии и США. В том или ином виде франчайзинг используется более чем в 80 странах, однако правовая регламентация существует лишь в некоторых из них (США, Франция, Великобритания, Италия, Австралия, Беларусь, Молдова, Казахстан и др.). В большинстве стран к франчайзинговым отношениям применяются общие положения о договорах и обязательствах.

Правовое регулирование франчайзинга в Европейском Союзе осуществляется на уровне отдельных регламентов.

Помимо национального и наднационального законодательного регулирования на международном уровне УНИДРУА разработано Руководство по организации международной сети коммерческой концессии франчайзинга 1998 г., а также Модельный закон «О раскрытии информации о франшизе» 2002 г. ВОИС подготовлено Руководство ВОИС по франчайзингу 1994 г., Международной торговой палатой в 2000 г. разработан Типовой контракт международного франчайзинга (МТП № 557). Европейской Федерацией франчайзинга, в которую входят национальные ассоциации Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Португалии, Великобритании и других стран, принят в 1990 г. Европейский этический кодекс франчайзинга, согласно ст. 1 которого под франчайзингом понимается система продвижения на рынке товаров и (или) услуг, и (или) технологий, которая основана на тесном и продолжительном сотрудничестве между юридически и финансово независимыми предприятиями, франчайзером и франчайзи, посредством которого франчайзер предоставляет право франчайзи и возлагает обязанность осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с концепцией и стратегией франчайзера. Это право управомочивает и обязывает франчайзи в обмен на прямое или косвенное финансовое удовлетворение использовать фирменное наименование, и (или) товарный знак, и (или) знак обслуживания, ноу-хау, деловые и технологические методы, производственные процессы и другие права промышленной и (или) интеллектуальной собственности франчайзера, поддерживаемые оказанием деловой и технической помощи, в рамках и в течение срока действия договора франчайзинга, заключенного сторонами.

В Модельных правилах европейского частного права 2009 г. договор франчайзинга определен следующим образом: одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) право осуществлять за вознаграждение предпринимательскую деятельность (франчайзинг) в рамках франчайзинговой сети с целью предоставления определенного продукта в интересах и от имени франчайзи, а франчайзи имеет право и обязан использовать фирменное наименование и товарный знак, иные интеллектуальные права, ноу-хау и способ организации деятельности франчайзера (ст. IV.E.-4:101).

Несколько иное определение договору франчайзинга (договору коммерческой передачи технологий) дает Всемирная организация интеллектуальной собственности, по мнению которой франчайзинг — это коммерческое соглашение, посредством которого репутация, технологическая информация и экспертиза одной стороны комбинируется с инвестициями другой для целей продажи товаров или оказания услуг прямо потребителю.

В Законе Франции от 31 декабря 1989 г. № 89-1008 «О развитии коммерческих и кустарных предприятий и улучшении экономических, правовых и социальных условий их функционирования» франчайзинг рассматривается как предоставление одним лицом в распоряжение другого лица торгового имени или марки, с требованием от последнего соблюдения в своей деятельности отношений эксклюзивного или почти эксклюзивного характера.

В Казахстане и Беларуси в определении франчайзинга учитывается комплексный предпринимательский лицензионный характер договора, по которому предоставляется комплекс прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации за вознаграждение на определенных условиях для использования в предпринимательской деятельности.

В Швейцарии, Бельгии, Франции, Португалии используются правовые конструкции как договора франчайзинга, так и коммерческой концессии, под последним понимается так называемое дистрибьюторское соглашение, в силу которого одна сторона (компания-производитель, концедент) предоставляет другой стороне (эксклюзивному дистрибьютору, концессионеру) право на исключительное распространение, размещение, продвижение, продажу своих товаров на определенной территории, границы которой согласовываются в договоре.

Учитывая различные подходы к определению договора франчайзинга и коммерческой концессии за рубежом и в Российской Федерации, в науке неоднократно предлагалось разграничивать данные договоры, исходя из того, что гл. 54 ГК РФ, по сути, регулирует договор, известный в большинстве стран как договор франчайзинга. Квалифицирующим признаком договора франчайзинга, известного зарубежным правопорядкам, и договора коммерческой концессии в понимании российского законодательства, а также некоторых других стран, является предоставление прав на использование в предпринимательской деятельности комплекса средств индивидуализации, а также результатов интеллектуальной деятельности на определенных условиях (условиях лицензионного договора). В связи с этим вполне оправданно использование в законодательстве ряда стран термина «комплексная предпринимательская лицензия» (Казахстан, Беларусь Киргизия, Узбекистан и др.)

ГК РФ регулирует договор коммерческой концессии с 1 марта 1996 г. нормами гл. 54. Кроме того, в случаях, не противоречащих действующему законодательству, применению подлежит приказ Роспатента от 29 декабря 2009 г. № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации».

В России первый договор коммерческой концессии был зарегистрирован в Роспатенте 20 июня 1996 г. между компанией «Колгейт Палмолив» (США) и пользователем АО «Ком Палм» (РФ). Предметом договора являлись патентов совокупности около сотни изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, с использованием которых осуществлялась предпринимательская деятельность. В настоящее время Российской ассоциацией франчайзинга ведется реестр франшиз, используемых в России, в числе наиболее известных — «1С», «Перекресток», «Пятерочка», «Баскин Роббинс», «Елки-палки», «Шоколадница» и многие другие.

До 1 января 2008 г. квалифицирующим признаком договора коммерческой концессии являлось предоставление права на фирменное наименование. В российском дореволюционном праве предусматривался некий аналог данному договору — сделка с фирмой. Под фирмой понималось название торгового предприятия как обособленного частного хозяйства, имевшее своей целью индивидуализировать предприятие и составлявшее его принадлежность. Поскольку фирма составляла принадлежность предприятия, то она не могла быть предметом сделки отдельно от предприятия. М.И. Кулагин определял договор коммерческой концессии как договор франшизы, по которому компания предоставляет другим лицам право использовать определенные торговые знаки, названия, символы для обозначения некоторых видов деятельности, продуктов или услуг. В договоре франшизы пользователь обязуется следовать строгим предписаниям компании, которая вправе осуществлять контроль за их соблюдением в любое время.

Согласно п. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Относительно правовой природы договора коммерческой концессии нередко возникают споры. Среди различных точек зрения — определение договора коммерческой концессии как лицензионного договора или договора, «входящего в группу обязательств, направленных на передачу объектов гражданских прав во временное пользование». Иногда договор коммерческой концессии рассматривают как самостоятельный договорный вид, не представляющий собой смешанного договора, или относят к договорам о возмездном оказании услуг (в широком смысле), либо называют «комплексной лицензией».

По своей правовой природе договор коммерческой концессии — это комплексный договор, основу которого составляет лицензия на предоставление прав на товарные знаки, а также коммерческое обозначение и другие объекты интеллектуальных прав, что подтверждается положением п. 4 ст. 1027 ГК РФ о применении к договору коммерческой концессии положений о лицензионных договорах. В договоре коммерческой концессии могут сочетаться элементы различных лицензионных договоров по объектному составу, характеру передаваемых прав, способам использования, территории и др.

Основным общим признаком договора коммерческой концессии и лицензионного договора является направленность договоров на использование средств индивидуализации и результатов интеллектуальной деятельности, что позволяет отнести договор коммерческой концессии к договорам о распоряжении исключительными правами. В то же время договор коммерческой концессии обладает и другими квалифицирующими признаками, отличающими его от лицензионного договора. По договору коммерческой концессии предоставляются права как минимум на два объекта интеллектуальных прав, хотя бы один из которых должен быть товарным знаком (знаком обслуживания).

Так, например, договор, по которому предоставляется право на использование только коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау) или право на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других объектов и др. и не предоставляется право на использование товарного знака, не может рассматриваться в качестве договора коммерческой концессии.

В большинстве своем в предмет договора коммерческой концессии входят средства индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий. Исключительное право на фирменное наименование коммерческой организации не является оборотоспособным, в связи с чем с 1 января 2008 г. право на его использование не может быть предоставлено по договору коммерческой концессии. В силу необоротоспособности не может быть предоставлено по договору коммерческой концессии право на использование наименования места происхождения товара. Кроме того, согласно п. 2 ст. 1027 ГК РФ договор предусматривает использование деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя. Договор коммерческой концессии является предпринимательским, что обуславливает особенности правового положения сторон договора, их взаимные права и обязанности, а также обязанности по отношению к потребителям товаров, работ, услуг, цели использования охраняемых объектов, исключительно возмездный характер отношений сторон.

Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 1027 ГК РФ). Правообладателем выступает, как правило, лицо, обладающее исключительным правом на объекты, входящие в предмет договора. Однако не следует ограничивать в праве заключения договора коммерческой концессии лицо, обладающее не исключительным правом, а правом на использование товарных знаков или иных охраняемых объектов на основании лицензионного договора с правом заключения сублицензионных договоров, а также договоров коммерческой концессии. Запрета на подобного рода договоры в ГК РФ не содержится.

Существенными условиями договора коммерческой концессии являются условия:

• о предмете договора, а именно:
• предоставление комплекса прав использования товарных знаков (знаков обслуживания), а также других объектов исключительных прав (на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) и др.), содержание, характер передаваемых прав;
• использование деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг) (п. 2 ст. 1027 ГК РФ);
• о размере и форме выплаты вознаграждения.

Согласно ст. 1030 ГК РФ вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в разнообразных формах, перечень которых изложен не исчерпывающим образом, в частности, в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи.

Как отмечается Л.О. Красавчиковой, «при разрешении конкретных дел судебная практика исходит из того, что правообладателю не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования пользователем полученного по договору.

В тех случаях, когда размер вознаграждения устанавливается в договоре в виде определенного процента от денежных средств, поступивших на расчетный счет пользователя в оплату продукции, произведенной по предоставленной правообладателем технологии, на пользователе лежит обязанность доказать обстоятельства отсутствия реализации такой продукции».

Согласно ст. 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся. До 1 октября 2014 г. государственной регистрации подлежал договор коммерческой концессии.

Особенности договора коммерческой концессии как комплексного лицензионного договора, направленного на предоставление прав на использование совокупности средств индивидуализации, других охраняемых объектов интеллектуальных прав, с учетом предпринимательского характера, определяют права и обязанности сторон, ответственность, другие условия, а также особенности прекращения договора.

Согласно ст. 1031 ГК РФ основной обязанностью правообладателя является передача пользователю технической и коммерческой документации и предоставление иной информации, необходимой пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также инструктирование пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

Обязанность обеспечить государственную регистрацию предоставления права принадлежит правообладателю, но договором может быть возложена на пользователя. Однако нет оснований для отказа в регистрации предоставления права в случае подачи заявления о регистрации пользователем, если договором коммерческой концессии такая обязанность пользователя не предусмотрена, а также подачи заявления о регистрации правообладателем, если договором предусмотрено, что документы представляются пользователем.

На правообладателя возлагается обязанность оказывать постоянное техническое и консультативное содействие пользователю, контролировать качество товаров и услуг, производимых или оказываемых пользователем на основании договора. Последняя обязанность может быть предусмотрена в договоре коммерческой концессии в качестве права. С учетом ст. 1489, абз. 3 ст. 1032 ГК РФ в обязанности пользователя соответственно входит обеспечение соответствия качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю товаров, правообладатель и пользователь несут солидарную ответственность.

Статья 1032 определяет иные обязанности пользователя, которые изложены императивно и не могут быть исключены соглашением сторон, в частности, обязанность использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом. Нарушение обязанности по использованию товарного знака может привести к прекращению охраны товарного знака для правообладателя. Согласно ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Для целей ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также с использованием товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В числе других обязанностей пользователя:

• соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;
• оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
• не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
• информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

Последствием нарушения обязанности по разглашению секрета производства (ноу-хау), предусмотренной абз. 6 ст. 1032 ГК РФ, с точки зрения ст. 1467 ГК РФ является прекращение исключительного права на секрет производства у всех правообладателей. Это может стать основанием расторжения договора коммерческой концессии в связи с существенным нарушением договора, а также предъявления требования о взыскании с пользователя причиненных убытков.

Кроме того, пользователь обязан уплачивать правообладателю обусловленное договором вознаграждение. По соглашению сторон на пользователя могут быть возложены и иные обязанности.

Договором может быть предусмотрена обязанность пользователя предоставить оговоренное количество субконцессий. Согласно ст. 1029 ГК РФ заключение пользователем договоров субконцесии может быть как правом, так и обязанностью. Право заключить субконцессионные договоры, а также их условия должны быть прямо отражены в договоре (в отличие от сублицензионных договоров, для которых достаточно письменного согласия правообладателя). Как и сублицензионный договор, договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается. Если договор коммерческой концессии является недействительным, недействительны и заключенные на основании его договоры коммерческой субконцессии.

ГК РФ создает дополнительные гарантии для пользователя по договору субконцессии на случай прекращения договора коммерческой концессии. Если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии, заключенным на срок, при его досрочном прекращении права и обязанности вторичного правообладателя по договору коммерческой субконцессии (пользователя по договору коммерческой концессии) переходят к правообладателю, если он не откажется от принятия на себя прав и обязанностей по этому договору. Это правило соответственно применяется при расторжении договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока (п. 3 ст. 1029 ГК РФ). Таким образом, опосредованные отношения между пользователем по договору субконцессии и правообладателем по договору коммерческой концессии трансформируются в прямые договорные отношения на тех же условиях, которые предусмотрены договором коммерческой субконцессии.

Особенностью прекращения договора коммерческой концессии является связь с прекращением прав на товарные знаки и другие средства индивидуализации без замены их аналогичными правами в соответствии с п. 3 ст. 1037 ГК РФ. При прекращении договора коммерческой концессии в отношении товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения прекращается его действие в отношении других объектов исключительных прав. Автоматически договор коммерческой концессии не может быть трансформирован в лицензионные договоры, поскольку, несмотря на то, что он включает в себя элементы лицензионных договоров, наряду с этими элементами в договоре присутствуют и иные системообразующие признаки, в частности, связанные с предпринимательским характером договора. Если такое прекращение происходит по вине правообладателя, он обязан по требованию пользователя возместить убытки, возникшие у последнего в соответствии с досрочным расторжением договора. При изменении коммерческого обозначения, товарного знака, знака обслуживания пользователь вправе потребовать расторжения договора, а также взыскать убытки, причиненные досрочным расторжением, или потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.

Как и любой договор, договор коммерческой концессии может быть расторгнут по соглашению сторон. Кроме того, в одностороннем порядке каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока его действия, во всякое время вправе отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок. Каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного на определенный срок или без указания срока его действия, во всякое время вправе отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону не позднее чем за 30 дней, если договором предусмотрена возможность его прекращения уплатой денежной суммы, установленной в качестве отступного.

Правообладатель вправе отказаться от исполнения договора коммерческой концессии полностью или частично в связи с нарушениями договора пользователем, предусмотренными п. 1.1 ст. 1037 ГК РФ.

Доверительное управление исключительными правами

Договор доверительного управления исключительными правами, как и в целом договор доверительного управления, является сравнительно новым институтом в системе обязательственного права Российской Федерации. В российском дореволюционном законодательстве о постепенном формировании института доверительного управления свидетельствуют такие положения, как порядок управления опекуном имуществом опекаемого или исполнение завещания душеприказчиком. Аналогичные институты были закреплены и в последующих актах гражданского законодательства, в том числе в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г.

В соответствии с п. 1 ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Среди объектов договора доверительного управления п. 1 ст. 1013 ГК РФ указаны исключительные права как разновидность имущества.

Договор доверительного управления является институтом обязательственного права, но при этом во многом связан с правомочиями собственника, и этим обусловлены его основные особенности. Правовая природа исключительного права предопределена нематериальным характером объектов, в отношении которых они возникают. Несмотря на указанное существенное различие в правовой природе объектов, законодатель установил возможность передачи исключительного права в рамках режима, установленного гл. 53 ГК РФ. При доверительном управлении материальными объектами право собственности сохраняется за учредителем управления, а сам материальный объект передается доверительному управляющему. Подобная ситуация не имеет правового значения для нематериальных объектов, которые являются необоротоспособными объектами. Оборотоспособностью обладают только права на них. Сохранение исключительного права за правообладателем и передача материального носителя охраняемого объекта доверительному управляющему не влечет возникновения прав, аналогичных правам доверительного управляющего в отношении вещей. В отличие от доверительного управления материальными объектами, доверительное управление правами на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не исключает возможности учредителя доверительного управления (правообладателя) использовать объекты, права на которые переданы в доверительное управление, если иное не предусмотрено договором, учитывая, что названные объекты могут быть использованы неограниченным кругом лиц.

Затруднительность применения конструкции доверительного управления к исключительным правам обусловлена тем, что в отношении материальных объектов право управления этими объектами возможно в силу владения ими при отсутствии права собственности на них (право собственности не переходит к доверительному управляющему), а в отношении нематериальных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации при отсутствии прав на них вызывает сомнение основание управления ими. Материальные объекты в отличие от объектов исключительных прав фактически передаются доверительному управляющему, и он осуществляет правомочия собственника в отношении этого имущества. По договору доверительного управления доверительный управляющий управляет чужим имуществом — имуществом учредителя управления, а применительно к исключительным правам — чужими правами. В то же время доверительный управляющий, осуществляя управление чужими правами, выступает в гражданском обороте от своего имени. В случае же передачи исключительного права доверительному управляющему по аналогии с передачей объекта вещных прав это повлечет прекращение исключительного права у учредителя управления в отличие от собственника имущества, переданного в доверительное управление, что противоречит правовой природе доверительного управления и стирает грань между договором доверительного управления и договором об отчуждении исключительного права (а при предоставлении права на определенный срок, учитывая срочный характер договора доверительного управления, — с лицензионным договором). В отличие от договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора договор доверительного управления предусматривает уплату вознаграждения доверительному управляющему со стороны учредителя управления. Доверительный управляющий осуществляет действия за чужой счет, а лицензиат — за свой. Общим является то, что в основе лицензионного вознаграждения и вознаграждения доверительному управляющему лежат доходы, получаемые лицензиаром и учредителем доверительного управления от деятельности контрагента. В отличие от лицензиата доверительный управляющий обязан действовать по большей части не в своих, а в чужих интересах (учредителя управления, выгодоприобретателя). В отличие от агентского договора доверительный управляющий лишен возможности действовать от имени учредителя. В качестве доверительного управляющего в отличие от лицензиата по лицензионному договору и принципала по агентскому договору может выступать определенный круг субъектов, как правило, субъектов предпринимательской деятельности.

Исходя из вышеизложенного при определении правовой природы доверительного управления исключительными правами в науке сложились две позиции: первая — о возможности передачи или предоставления права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации доверительному управляющему, и вторая — переход или предоставление права недопустимы, доверительный управляющий осуществляет действия по управлению правами, не обладая ими. Так, З.Э. Беневоленская утверждает, что «доверительное управление имуществом может повлечь уступку исключительных прав», и предлагает не применять к доверительному управлению исключительными правами положение абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ, поскольку названное положение «в общем и целом проистекает из так называемой проприетарной теории исключительных прав, которая сама по себе небесспорна», в связи с чем опровергает позицию О.А. Городова, считающего, что «поскольку переход права собственности на имущество к доверительному управляющему по принятой схеме управления недопустим, очевидна аналогия и с переходом исключительных прав. Их полная уступка по предлагаемой законодателем модели недопустима, или, говоря другими словами, передача исключительных имущественных прав в доверительное управление не влечет их уступки доверительному управляющему». Э.П. Гаврилов считает, что «лицензиат в договоре исключительной лицензии, а также доверительный управляющий становятся владельцами исключительных прав — в пределах и на условиях, указанных в соответствующих договорах».

Учитывая правовую природу договора доверительного управления, отчуждение исключительного права с его прекращением у учредителя управления не вполне согласуется с применением по аналогии норм о сохранении за учредителем управления права собственности на материальные объекты, в связи с чем механизм наделения доверительного управляющего правами возможен лишь по аналогии с лицензионным договором. Однако квалифицирующие признаки договора доверительного управления — осуществление управления доверительным управляющим не в интересах своей собственной предпринимательской деятельности, а в интересах учредителя управления или выгодоприобретателя, обязанность выплаты вознаграждения учредителем управления доверительному управляющему за оказанные услуги — не дают оснований для применения норм о лицензионном договоре к доверительному управлению. Отличия лицензионного договора от договора доверительного управления исключительными правами заключаются также в особом субъектном составе, существенных условиях, характере вознаграждения, действиях доверительного управляющего в чужих интересах. В то же время различия в договоре доверительного управления и лицензионном договоре не исключают возможность заключения на практике в силу принципа свободы договора смешанных договоров.

Нерешенность вопроса порождает и третью позицию о «потенциальной опасности для российского оборота прав на интеллектуальную собственность конструкции договора доверительного управления», «о противоречии определения исключительного права в качестве объекта доверительного управления и его передаче доверительному управляющему в соответствии со ст. 1012 ГК РФ природе отношений, возникающих в сфере оборота исключительных прав и природе договора доверительного управления, поскольку по договору доверительного управления правообладатель не передает свои правомочия (исключительные права) доверительному управляющему, а возлагает на него путем заключения договора определенные обязанности по управлению объектом интеллектуальной собственности в интересах правообладателя или иного указанного в договоре выгодоприобретателя», о применении конструкции договора доверительного управления исключительными правами преимущественно в договорах доверительного управления комплексом имущественных прав (например в составе предприятия).

Действительно, конструкция договора доверительного управления, предусмотренного гл. 53 ГК РФ, в большей степени предназначена для объектов вещных прав и не может быть в полной мере применена к договору доверительного управления исключительными правами, в том числе нормы абз. 2 п. 1, ст. 1012, п. 3 ст. 1013, 1018, п. 3 ст. 1020, п. 3 ст. 1024 ГК РФ и др., и требует учета особенностей управления исключительными правами. Доверительный управляющий исключительными правами не осуществляет правомочий собственника. Ему принадлежат правомочия правообладателя по использованию и распоряжению исключительными правами, которые ему передает правообладатель, но которые одновременно не принадлежат доверительному управляющему и к которым он относится как к чужим. К тому же режим исключительных прав отличается от режима вещных прав совокупностью легальных правомочий, круг которых очерчен законодателем (по способам использования, срокам, территории). Эти правомочия могут быть отчуждены в полном объеме либо предоставлены на определенных условиях. Исходя из недопустимости перехода права собственности на материальные объекты, по аналогии нельзя допускать и полное отчуждение исключительного права доверительному управляющему от правообладателя. Договор доверительного управления исключительными правами в отличие от договоров о распоряжении исключительными правами представляет собой договор об оказании услуг, учитывая, что по договорам о распоряжении исключительными правами пользователь приобретает для себя исключительное право или право использования объекта в своих интересах за вознаграждение, выплачиваемое правообладателю. По договору доверительного управления доверительный управляющий лишь осуществляет действия по получению дохода учредителем управления с помощью чужих прав за вознаграждение, выплачиваемое доверительному управляющему за оказанные услуги. При этом правомочия доверительного управляющего могут охватывать как использование им охраняемых объектов в интересах учредителя управления (выгодоприобретателя), так и распоряжение исключительными правами, т.е. предоставление другим лицам прав на использование объекта, но не в качестве самостоятельного правообладателя, а в качестве посредника, хотя и от своего имени.

При этом доверительный управляющий вправе осуществлять деятельность по реализации правомочий обладателя исключительных прав, а не выступать исключительно посредником в отношении отде-льных сделок или действий, иначе договор доверительного управления трансформируется в договор поручения, комиссии или агентский договор.

Объектом доверительного управления может быть не только исключительное право в целом, но и права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, возникающие из лицензионных договоров. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации могут быть объектом доверительного управления в составе предприятия, переданного в доверительное управление.

К существенным условиям договора доверительного управления исключительными правами относятся следующие.

1. Предмет доверительного управления, который включает в себя услуги доверительного управляющего по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также виды результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правами на которые будет управлять доверительный управляющий. Относительно объема правомочий доверительного управляющего наиболее распространенными спорами в судах являются споры о праве на обращение в суд с иском от своего имени или от имени правообладателя за защитой исключительных прав на объекты, входящие в предмет договора доверительного управления, и праве требовать выплаты компенсации за их нарушение.

2. Наименование выгодоприобретателя. Если управление осуществляется в интересах учредителя управления, то в договоре необходимо указать, что таковой является выгодоприобретателем. Иначе договор по смыслу ст. 1016 ГК РФ считается незаключенным.

3. Размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором.

4. Срок действия договора. Этот срок не может превышать пяти лет в соответствии с п. 2 ст. 1016 ГК РФ, но не более срока действия исключительного права.

Согласно п. 1 ст. 1017 ГК РФ договор доверительного управления должен быть заключен в письменной форме. При несоблюдении этого требования в соответствии с п. 3 ст. 1017 ГК РФ договор считается недействительным. Законодательством не предусматривается государственной регистрации передачи прав по договору доверительного управления. На основании договора доверительного управления в рамках управления исключительным правом доверительным управляющим могут быть заключены договоры о распоряжении исключительным правом, переход или предоставление права по которым требуют регистрации в отношении подлежащих регистрации объектов.

Одной из особенностей договора доверительного управления является то, что это реальный договор, который вступает в силу с момента передачи имущества. Для того, чтобы договор вступил в силу, необходим факт подтверждения передачи объекта доверительного управления. Однако фактически нематериальные объекты в отличие от материальных не передаются, передать можно лишь материальный носитель, кроме того, оборотоспособным объектом являются права на них. В то же время, как уже отмечалось, доверительный управляющий не становится обладателем исключительных прав. Он лишь приобретает права и обязанности по управлению имуществом, в связи с чем фактическая передача исключительного права не имеет значения для доверительного управления.

Основные условия договора доверительного управления исключительными правами реализуются через права и обязанности участников договора. Основной обязанностью управляющего является надлежащее осуществление доверительного управления исключительными правами.

По общему правилу, доверительный управляющий обязан обособить вверенное ему имущество от своего личного имущества, а также от находящегося у него имущества других лиц, что в большей степени актуально для материальных объектов. Доверительный управляющий обязан вести самостоятельный учет, связанный с управлением исключительными правами. В соответствии с п. 1 ст. 1018 ГК РФ для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный счет. Все доходы, полученные от доверительного управления исключительными правами, должны зачисляться на этот счет. С него же осуществляются все расходы по доверительному управлению.

Возможность распоряжения исключительными правами доверительного управляющего должна быть предусмотрена в договоре. По прекращении договора доверительного управления исключительными правами управляющий обязан передать учредителю (выгодоприобретателю) денежные средства, полученные в результате доверительного управления. При этом он имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором.

Учредитель доверительного управления исключительными правами, а также выгодоприобретатель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность управляющего, если это специально не оговорено в соглашении. В случае выявления нарушений условий договора учредитель вправе требовать от доверительного управляющего устранения этих нарушений и их последствий в разумные сроки.

Договор коллективного управления правами

Договор коллективного управления исключительными правами имеет многолетнюю историю и восходит к появлению первых обществ по управлению правами авторов (например, SACEM во Франции 1851 г.). В России первая организация по управлению имущественными авторскими правами была создана для управления правами драматургов в 1874 г. и называлось Обществом русских драматургических писателей и оперных композиторов.

Первые нормы о договорах управления исключительными правами в Российской Федерации были закреплены в Законе об авторском праве, в связи с чем в конце XX в. в науке значительное внимание уделялось вопросам разграничения договоров доверительного и коллективного управления авторскими и смежными правами, а иногда и названных договором с институтом вещного права — правом оперативного управления.

Правовой природе коллективного управления и проблемам совершенствования этого института посвящено немало работ, в том числе диссертационных исследований.

Основная цель коллективного управления состоит в том, чтобы обеспечить имущественные права авторов, обладателей смежных прав, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно. Основанием полномочий организации для коллективного управления является договор о передаче полномочий по управлению правами, заключаемый такой организацией с правообладателем в письменной форме (3 ст. 1242 ГК РФ). Исключение составляет внедоговорное управление аккредитованной организацией правами и тех правообладателей, с которыми договоры не заключены. Договор о передаче полномочий по управлению правами не является договором об отчуждении исключительного права или лицензионным договором, а представляет собой договор об оказании услуг, по которому организация по управлению правами на коллективной основе обязуется за вознаграждение совершать по поручению правообладателя полномочиями по управлению соответствующими правами на коллективной основе, а также связанные с ними действия. Эти действия осуществляются организацией от имени правообладателей и за их счет, а в некоторых случаях, например, при обращении в суд с защитой интересов правообладателей и от своего имени, но всегда в интересах правообладателей.

Договор носит консенсуальный, возмездный, двусторонний характер.

Договор о передаче полномочий по управлению правами заключается между организацией по управлению правами на коллективной основе и обладателем исключительного авторского или смежного права, в качестве которого может выступать как физическое, так и юридическое лицо. В качестве правообладателей могут выступать как члены такой организации, так и не являющиеся таковыми. Организации по управлению правами на коллективной основе могут заключать договоры как непосредственно с правообладателями, так и с организациями, занимающимися коллективным управлением, в том числе иностранными.

Законодательством предусматриваются определенные требования к организациям по управлению правами на коллективной основе, в частности, эти организации создаются непосредственно обладателями авторских и смежных прав, они являются некоммерческими организациями, обладают специальной правоспособностью.

Согласно п. 2 ст. 1242 ГК РФ организация по управлению правами на коллективной основе обязана принять на себя управление этими правами, если управление такой категорией прав относится к уставной деятельности этой организации, что влечет недопустимость отказа в заключении договора с правообладателем при наличии указанных условий.

Существенными условиями договора о передаче полномочий по управлению правами является предмет, который включает в себя услуги организации по управлению правами, а также перечень произведений, объектов смежных прав, правами на которые будет управлять организация, перечень сфер коллективного управления, другие полномочия организации, которая она осуществляет от имени правообладателя (в некоторых случаях — от своего имени), а также размер вознаграждения. Условия договоров могут быть определены в уставе организации, в связи с чем договор может содержать отсылочные положения. Действующее законодательство прямо исключает возможность применения норм о лицензионных договорах или договорах об отчуждении исключительных прав к договору о передаче полномочий. К договору о передаче полномочий могут быть применены нормы ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения, если условия договора определены в формулярах или иных стандартных формах, а правообладатель может заключить договор не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

Многие условия договоров о передаче полномочий, в частности, обязанности и ответственность организаций по управлению правами на коллективной основе, определены законодательством императивными нормами, например, о предоставлении отчета, об ответственности за невыплату вознаграждения и др. К названным договорам, применяются общие положения об обязательствах (ст. 307—419) и о договоре (ст. 420—453 ГК РФ), поскольку иное не вытекает из содержания или характера права, переданного в управление. Представляется, что к таким договорам подлежат применению и нормы о договоре поручения (гл. 49), комиссии (гл. 51), агентирования (гл. 52 ГК РФ) в зависимости от избранной модели договора и характера полномочий.

Договор о передаче полномочий по управлению правами заключается в письменной форме, несоблюдение которой лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (п. 1 ст. 162 ГК РФ).

Договор о передаче полномочий по управлению правами необходимо отличать от договоров доверительного управления и лицензионных договоров, хотя на практике имеют место случаи их смешения. Примером тому многочисленные споры о правовом положении некоммерческого партнерства, управляющего исключительным правом на персонажи мультсериала «Маша и медведь» 1, которое будучи некоммерческой организацией, не могло выступать в качестве доверительного управляющего, что влекло признание договора доверительного управления недействительным. В таких случаях, используя методы толкования договора, необходимо выяснить изначальную волю сторон, исходить из наличия квалифицирующих признаков, присущих каждому из договоров. Примером признаков договора о передаче полномочий по управлению правами, как отмечается в судебной практике, могут быть доказательства, подтверждающие членство правообладателей в некоммерческом партнерстве.

На разграничение договоров коллективного управления исключительными правами и лицензионных договоров в науке обращалось внимание еще в период действия Закона об авторском праве. По лицензионному договору лицензиат приобретает права на использование объекта в собственном интересе на возмездной или безвозмездной основе. Организация, осуществляющая коллективное управление авторскими или смежными правами, не осуществляет такое использование и действует при заключении с пользователями лицензионных договоров исключительно в чужом интересе — в интересе правообладателя.

Термин «управление» включает в себя широкий перечень прав и возможностей, что дает повод к использованию данной категории в разных конструкциях договорного права. Разграничение договора доверительного управления и договора коллективного управления (договора о передаче полномочий по управлению правами) может быть проведено по разным критериям. Предметом договора доверительного управления могут быть индивидуальные имущественные права, коллективное управление предполагает лишь коллективное управление имущественными правами. Полномочия доверительного управляющего достаточно разнообразны и определяются в большей степени договором. Применительно к договору коллективного управления правомочия организации, осуществляющей коллективное управление, предусмотрены законодательством, а для организаций, прошедших государственную аккредитацию, — также Типовым уставом, утвержденным Правительством РФ.

Доверительное управление предполагает осуществление правомочий пользования и владения, а в случаях, предусмотренных в договоре, также правомочия распоряжения. С учетом правового режима нематериальных объектов, а не вещных прав, на которые в большей степени рассчитана терминология доверительного управления, доверительный управляющий обладает как правом самому использовать охраняемый объект, так и распоряжаться правами на него в пределах, установленных договором. Организации по управлению правами на коллективной основе не вправе использовать охраняемые объекты, исключительные права на которые переданы им в управление. Их основным полномочием является заключение с пользователями лицензионных договоров на условиях простой (неисключительной) лицензии, сбор с пользователей вознаграждения за использование этих объектов, а также в случаях, предусмотренных законом, заключение с пользователями, иными лицами договоров о выплате вознаграждения, сбор и распределение вознаграждения между правообладателями. Кроме того, организации по управлению правами на коллективной основе вправе осуществлять защиту прав, переданных им в управление.

Доверительный управляющий выступает в гражданском обороте от своего имени. Организация по управлению правами на коллективной основе совершает юридические действия от имени правообладателей, а при защите нарушенных прав — как от имени правообладателей, так и от своего имени.

Доверительное управление не ограничивается в отличие от коллективного управления объектами авторского права и смежных прав.

Доверительным управляющим может быть в соответствии со ст. 1015 ГК РФ индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарных предприятий. Осуществление доверительного управления гражданином, не являющимся предпринимателем, или некоммерческой организацией возможно только по основаниям, предусмотренным законом. Организациями по коллективному управлению могут быть лишь некоммерческие организации. При этом организация по коллективному управлению не вправе отказать правообладателю в осуществлении коллективного управления, а соответственно и в заключении договора, если такое управление относится к ее уставной деятельности, такой обязанности нет у доверительного управляющего.

По договору доверительного управления доход от управления получает третье лицо — выгодоприобретатель, который может не совпадать с учредителем управления. Применительно к договору коллективного управления фигуры выгодоприобретателя законодательством не предусмотрено.

По договору доверительного управления доверительный управляющий получает вознаграждение от учредителя управления; при коллективном управлении организация, осуществляющая коллективное управление, распределяет вознаграждение между правообладателями.

Основанием возникновения доверительного управления исключительными правами в любом случае является договор. В некоторых случаях такому договору должен предшествовать властный акт соответствующего органа, т.е. отношения доверительного управления исключительными правами, могут возникать не только в силу договора правообладателя с управляющим, но и в других прямо предусмотренных законом случаях (п. 1 ст. 1026 ГК РФ). Коллективное управление возникает на основании договора с правообладателями, а также в силу представительства аккредитованной организацией от имени всех правообладателей, основанного на законе.

В договорах доверительного и коллективного управления различны существенные условия, по-разному определяемый срок действия договоров.

В целом правовой режим договора коллективного управления имущественными правами (договора о передаче полномочий по управлению правами) более близок к агентскому договору. Общим как для договора доверительного, так и коллективного управления является то, что они относятся к договорам об оказании услуг, направленным на осуществление деятельности управляющего в интересах клиента, и имеют целью достижение выгоды для клиента через действия посредника за вознаграждение.

Кроме того, названные договоры не являются договорами, имеющими цель использование объектов исключительных прав. Они не направлены на передачу прав контрагенту для самостоятельного использования, хотя для доверительного управляющего такая возможность не исключена.

В науке существуют и другие позиции относительно соотношения правовой природы договора доверительного и коллективного управления исключительными правами. Иногда коллективное управление исключительными правами рассматривают в качестве частного случая доверительного управления. По мнению Э.П. Гаврилова, «договоры коллективного управления исключительными правами следует отнести к договорам о доверительном управлении имуществом (ст. 1012—1026 ГК РФ). Это подтверждается, в частности, нормой ст. 1013 ГК РФ, которая устанавливает, что объектом доверительного управления могут быть исключительные права, а также нормой ст. 1015 ГК РФ, предусматривающей, что в качестве доверительного управляющего может выступать некоммерческая организация». В то же время Э.П. Гаврилов не исключает возможность рассматривать такие договоры как договоры поручения или агентские договоры, если учитывать, что во взаимоотношениях с пользователями организация выступает «от имени» всех правообладателей.

С другой точки зрения договоры коллективного управления представляют собой «договоры sui generis, которым свойственны черты представительства, за счет чего они приобретают некоторое сходство с договорами доверительного управления, поручения и агентирования. В то же время ни с одним из этих договоров договоры о передаче полномочий отождествлять нельзя».

В.А. Дозорцев обращал внимание на конструкцию договора комиссии, отмечая при этом, что «имущественные авторские права не обладают никакой спецификой, для изъятий в отношении их нет никаких оснований ни в законе, ни в существе прав и обязанностей. На имущественные авторские права распространяются все нормы, установленные для прочих имущественных прав: они, как и остальные, могут быть предметом сделки по договору комиссии. То обстоятельство, что комиссионер в этом случае распоряжается чужими правами, — кстати, не обязательно автора, а и любого иного правообладателя — не является никаким препятствием».

Таким образом, договор доверительного управления, договор о передаче полномочий по управлению правами представляют собой договоры об оказании услуг, заключаемые между правообладателями и посредниками. При этом договор о передаче полномочий по управлению правами более близок по своей правовой природе к агентскому договору или может быть построен по модели договора поручения. На основании таких договоров посредниками совершаются сделки по распоряжению исключительными правами правообладателей (в основном лицензионные договоры). При этом посредник не наделяется правами на использование охраняемого объекта. Принцип свободы договора не ограничивает возможность совершения и других посреднических договоров по осуществлению юридических и фактических действий в отношении исключительных прав, в том числе с использованием предусмотренных ГК РФ конструкций договоров комиссии, поручения, агентских договоров, которые следует отличать от договоров о распоряжении исключительными правами, поскольку они не направлены на использование прав контрагентом.

Внесение исключительного права в уставной капитал

Одним из способов распоряжения исключительными правами является внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, паевой фонд юридического лица. Наряду с ГК РФ данные отношения регулируются законодательством об отдельных видах юридических лиц, в частности, федеральными законами от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 1, 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах», от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах», а также федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 4, от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 5 (ст. 103), от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 6 (ст. 5) и др. Важное значение имеют и подзаконные акты, прежде всего Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. № 1416.

Согласно ст. 66.1 ГК РФ вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права полицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Наряду с вкладами в полное товарищество, товарищество на вере, акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью исключительное право, право из лицензионного договора могут быть вкладом в паевой фонд производственного кооператива, складочный капитал хозяйственного партнерства. Внесение названных прав может осуществляться и в случае увеличения уставного капитала юридического лица, например, в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов акционерного общества.

Согласно ст. 66.2 ГК РФ для хозяйственных обществ установлены минимальные размер уставных капиталов, в частности, для обществ с ограниченной ответственностью минимальный размер составляет 10 тыс. руб. Минимальные размеры уставных капиталов предусмотрены для хозяйственных обществ, осуществляющих банковскую, страховую или иную подлежащую лицензированию деятельность, а также акционерных обществ, использующих открытую (публичную) подписку на свои акции. Оплата уставного капитала может быть осуществлена в неденежной форме, в том числе правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, только части, превышающей минимальный размер уставного капитала. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. ГК РФ не делает исключений из этого правила, что нужно учитывать при применении ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал хозяйственного партнерства по лицензионному договору, утверждается решением единственного учредителя (общего собрания учредителей) хозяйственного общества или участников хозяйственного партнерства, принимаемым всеми учредителями хозяйственного общества или участниками хозяйственного партнерства единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли либо акций участника хозяйственного общества в уставном капитале хозяйственного общества или доли либо акций, оплачиваемых вкладом в складочный капитал хозяйственного партнерства, составляет более чем 500 тыс. руб., такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.

Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

О договорной природе отношений по внесению вкладов в уставный капитал издавна ведутся споры, решению которых способствует правоприменительная практика. Постановлением Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. (п. 11) разъяснено, что в случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, помимо указания на это в учредительном договоре, необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ.

Тем не менее дискуссия продолжается. Основной довод противников договорной теории состоит в одностороннем характере сделки, направленной на формирование имущества юридического лица, а не на встречное получение прав, вытекающее из участия в корпорации, а также моменте совершения действия по внесению имущества в капитал юридического лица до его государственной регистрации, т.е. когда договорных отношений быть не может в силу отсутствия стороны договора.

Относительно перечня результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также прав, которые могут быть внесены в уставный капитал и порядок их оформления периодически возникают дискуссии, порождаемые развитием правоприменения в этой сфере. Так, еще в 1996 г. Постановлением Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» было разъяснено, что не могут быть вкладами патенты, объекты авторских прав, включая программы для ЭВМ и т.п., т.е. объекты интеллектуальной собственности, а также ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным в порядке, предусмотренном законодательством (п. 17).

В качестве вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица могут быть внесены оборотоспособные, подлежащие денежной оценке исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (не являются оборотоспособными право на фирменное наименование, коллективный товарный знак, наименование места происхождения товара), иные интеллектуальные права, в частности, право на подачу заявки на объект патентного права. Личные неимущественные права автора, право следования, право доступа и иные необоротоспособные интеллектуальные права не могут быть вкладом в уставный (складочный) капитал.

Вкладом может быть не только исключительное право в целом, это могут быть и те права, которыми обладает лицензиат по лицензионному договору. Так, согласно ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ и складочные капиталы хозяйственных партнерств могут вносить право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами).

В отличие от внесения в качестве вклада в уставный (складочный) капитал материальных объектов и соответственно прекращения права собственности у учредителя, внесение прав по лицензионному договору не влечет утрату исключительного права у учредителя юридического лица.

Еще одним спорным вопросом является определение признака возмездности при внесении исключительного права в уставный (складочный) капитал. Заключаемые в связи с этим договоры о распоряжении исключительным правом, как отмечается в Постановлении Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. (п. 11), должны отвечать требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ, включающим в себя требование об определении вознаграждения в возмездном договоре, а также недопустимость безвозмездных договоров об отчуждении исключительного права и полных лицензий между коммерческими организациями. В связи с этим обосновываются позиции о безвозмездности договоров о передаче исключительного права в уставный капитал во исполнении договора о создании юридического лица. Договор передачи учредителем имущества, в том числе исключительных прав, юридическому лицу является безвозмездным.

Другая точка зрения состоит в обосновании возмездного характера отношений между учредителями и юридическим лицом. При этом условие о возмездности предлагается понимать «широко — это не только выплата вознаграждения денежными средствами, но и предоставление иного имущественного эквивалента, включая наделение корпоративными правами при передаче исключительного права в уставный или складочный капитал юридического лица».

Возмездный характер внесения исключительных прав в уставный капитал юридических лиц вытекает из правовой природы корпоративных отношений, содержанием которых являются взаимные права и обязанности учредителя (участника) и юридического лица, носящие в том числе имущественный характер. Данная позиция подтверждается и судебной практикой признания судами отношений по внесению имущества в уставный капитал возмездными.

Проблемы в правоприменении возникают при внесении в уставный (складочный) капитал прав на отдельные виды объектов, в частности, внесении права на персонаж для использования в фирменном наименовании. Вклад учредителей в корпорацию в виде выраженного в лицензионном договоре права на использование названия персонажа в фирменном наименовании вызывает вполне обоснованные сомнения, связанные с неограниченным сроком существования организации в противоположность срочному характеру исключительного права на персонаж, лицензионного договора, что «не вполне отвечает задачам коммерческой организации и принципу постоянства фирмы». Не будет способствовать постоянству и установленная в договоре зависимость между пользованием произведением и собственным участием учредителя в коммерческой организации, при указании в качестве отменительного условия в лицензионном договоре прекращение права участия в корпорации. «В таком случае в договоре целесообразно указать какой-то разумный срок, в течение которого коммерческая организация должна прекратить использование произведения или персонажа в фирме путем внесения изменения в учредительный документ и его регистрации».

Договор залога исключительного права

Одной из форм вовлечения в хозяйственный оборот исключительных прав является заключение договора залога. Залог прав, в том числе исключительных, является сравнительно новой категорией российского залогового права, порождающей немало вопросов как теоретического, так и практического свойства.

Согласно п. 1 ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).

К основаниям возникновения залога в силу ст. 334.1 ГК РФ относятся:

• договор, заключенный между залогодателем и залогодержателем;
• наступление указанных в законе обстоятельств (залог на основании закона).

В России залог как способ обеспечения исполнения обязательства появился значительно позже по сравнению с другими странами рома-но-германской системы права. Так, по мнению К.П. Победоносцева, до XVIII в. «главным средством для удовлетворения взысканий было обращение их не на имущество должника, а на личность его».

Упоминание об обращении взыскания на исключительное право во взаимосвязи с материальными носителями мы находим у К.П. Победоносцева, по словам которого «в случае продажи имущества у книгопродавца за долги и по конкурсу принадлежащие ему рукописи и право на напечатание оных передаются покупающим не иначе как с обязательством исполнить все условия, заключенные прежним хозяином (1040 ст. Уст. суд. гр.)». В Своде законов гражданских было закреплено, что «авторское право вовсе не может быть предметом взыскания, хотя бы это было даже in odio creditorum».

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. предусматривал возможность залога прав, в частности долговых требований (ст. 87). Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. не рассматривал права в качестве предмета залога.

Залог исключительных прав, прежде всего патентных, предусмотрен законодательством Великобритании, Франции, Канады, США и некоторых других стран. Наиболее проработанными являются нормы о залоге патентных прав Нидерландов. В Кодексе интеллектуальной собственности Франции предусматриваются специальные нормы о залоге права на использование программного обеспечения. Согласно ст. L. 132-34 залог должен быть зарегистрирован в специальном реестре, хранимом Национальным институтом промышленной собственности. Запись указывает точное основание для охраны, в частности, исходные тексты и рабочие документы. В Австрии, США не исключительные права, а сам патент как движимое имущество является предметом залога. Залоговая сделка должна быть зарегистрирована в Патентном бюро.

Порядок передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент, утвержденный приказом Евразийского патентного ведомства от 18 января 2002 г. № 21, предусматривает договор залога права на евразийскую заявку, которое относится к категории иных интеллектуальных прав.

С 1 июля 2014 г. в соответствии с принятым 25 февраля 2014 г. Федеральным законом «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в часть первую ГК РФ была введена специальная ст. 358.18 ГК РФ о залоге исключительных прав, согласно которой исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (п. 1 ст. 1225) могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение.

Таким образом, предметом залога могут выступать оборотоспособные имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Так, не могут быть предметом залога исключительное право на наименование места происхождения товаров, фирменное наименование, коллективный товарный знак, в связи с чем упоминание в п. 1 ст. 358.18 ГК РФ о средствах индивидуализации юридических лиц, к которым на сегодняшний день относятся лишь фирменные наименования, нецелесообразно.

До 1 октября 2014 г. ГК РФ запрещал обращение взыскания на первоначальные исключительные права, принадлежащие авторам, исполнителям, на созданные ими результаты интеллектуальной деятельности, исполнения, в том числе в силу залога.

В соответствии с п. 1 ст. 1284 ГК РФ в редакции, вступившей в силу с 1 октября 2014 г., на принадлежащее автору исключительное право на произведение обращение взыскания не допускается, за исключением случая обращения взыскания по договору залога, который заключен автором и предметом которого является указанное в договоре и принадлежащее автору исключительное право на конкретное произведение. Такой порядок применяется и в отношении наследников авторов и последующих наследников в период действия исключительного права.

Иные интеллектуальные права, предусмотренные ст. 1226 ГК РФ, не могут быть предметом залога, если они ограничены в обороте. Такие права не являются исключительными, но могут носить имущественный и оборотоспособный характер. Не может быть предметом залога право следования, право доступа и др. Не могут выступать в качестве предмета залога личные неимущественные права авторов, исполнителей.

Пункт 4 названной статьи сохраняет за залогодателем право в течение срока действия договора залога без согласия залогодержателя использовать объект залога и распоряжаться исключительным правом на него, за исключением случая отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором.

Часть четвертая ГК РФ регулирует залог исключительного права как единого целого. Залог других прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации допускается в качестве залога прав требования, возникающих на основании договора как относительных по своей правовой природе, к которым в соответствии с п. 3 ст. 358.18 ГК РФ применяются нормы о залоге обязательственных прав. В предмет договора залога может входить:

1. исключительное право в полном объеме (в праве промышленной собственности эти права подтверждаются патентами или свидетельством) или в части (например, доля в праве на патент). Данное право абсолютно, не является правом требования и не вытекает из обязательственных правоотношений;
2. право использования объекта, возникшее из исключительной или неисключительной, а также смешанной лицензии.

Право требования вознаграждения по возмездному договору о распоряжении исключительным правом также может входить в предмет договора залога.

В части четвертой ГК РФ залог исключительного права упоминается в ст. 1232, 1233, 1452 в основном в части государственной регистрации договоров залога (в настоящее время — залога исключительного права как обременения).

Особенности залога исключительных прав предопределены нематериальной природой и необоротоспособностью результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Применение норм о залоге, рассчитанных зачастую в большей степени на залог вещей, порождает спорные ситуации о соотношении норм о залоге и об объектах интеллектуальных прав. Так, вопрос о залоге прав на объекты, которые еще не созданы, находил отражение в правоприменительной практике еще до вступления в силу части четвертой ГК РФ. В споре между Киностудией «Вера» и ОАО «Сбербанк», где в качестве залога были переданы исключительные права на произведение, еще не созданное по договору заказа, кассационный суд отдал приоритет нормам залогового законодательства (п. 6 ст. 340 ГК РФ) над нормами законодательства об авторском праве (п. 5 ст. 31 Закона об авторском праве).

Не все нормы о залоге могут быть применены к правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, что отражено в п. 3 ст. 358.18 ГК РФ. Так, в соответствии с абз. 1—2 п. 2 ст. 334 ГК РФ залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами залогодателя вправе получить удовлетворение обеспеченного залогом требования также за счет страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества. Термин «утрата или повреждение заложенного имущества» применяется к материальным объектам. В отношении исключительного права может быть применен термин «прекращение». Страхование риска прекращения права возможно, например, в случае признания выданного патента или свидетельства недействительным и др. Предусмотренные абз. 3 п. 2 ст. 334 ГК РФ термины «изъятие (выкуп) для государственных или муниципальных нужд», «реквизиция» или «национализация» также применяются к объектам вещных прав.