Обязательства из договоров по приобретению и по распоряжению исключительными правами на объекты «промышленной собственности» и на средства индивидуализации

Обязательства из договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР)

Понятие договоров на выполнение НИР и ОКР и их отличие от других гражданско-правовых договоров

Данные договорные обязательства оформляют различные отношения по выполнению работ, имеющих в большей или меньшей степени творческий характер. Но при всем разнообразии этих работ их оформление отличается общим правовым режимом и единой целью формирования на основе исследовательской деятельности оборотоспособных продуктов и результатов, воплощающих достижения научно-технического прогресса. По сути научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы образуют единый цикл работ, начинающийся с поиска и вычленения направления научной деятельности и заканчивающийся созданием промышленно пригодных образца или технологии, отвечающих современным научно-техническим требованиям.

Научно-исследовательские работы (НИР) представляют собой работы «по разрешению тех или иных теоретических проблем, проведение исследований в определенных областях науки и техники, теоретическую разработку возможности создания нового вида машин, приборов, оборудования и т.п.». Научные исследования разделяются на фундаментальные и прикладные. Фундаментальные научные исследования – это такие исследования, которые направлены на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды. Прикладные научные исследования представляют собой исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

В этом цикле научных работ научно-исследовательская деятельность противостоит научно-технической деятельности, осуществляемой путем проведения опытно-конструкторских и технологических работ.

Опытно-конструкторские работы (ОКР) – это работы по моделированию и созданию опытного образца изделия, отвечающего требованиям заказчика, работы по осуществлению испытаний такого образца и подготовке конструкторской документации на такой образец. Технологические работы представляют собой работы по созданию новой технологии, в том числе технологии, разработанной на основе проведенных научных исследований или связанной с созданием и применением опытного образца изделия.

Из этого видна определенная схожесть названных работ с подрядными работами. В то же время научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР) отличаются от подрядных работ, в том числе и от проектно-изыскательских, что привело к их отдельному правовому регулированию в гл. 38 ГК. В отличие от договора на проведение подрядных работ, результат и порядок проведения которых заранее ясен его сторонам, договоры на проведение НИОКР не могут содержать «прямого указания о той работе, которую должен проделать исполнитель, и тем более характеризовать полученный им результат, ибо вследствие уникальности разработки, ее неопределенности в момент заключения договора не известен не только этот результат, но и пути его достижения». Определить можно лишь направление работы и общие параметры ее результатов. Напротив, в договоре подряда всегда присутствует возможность четко определить как сами работы, так и тот результат, который должен быть получен. Другими словами, предмет договора на выполнение НИР и ОКР является определимым, а не определенным.

Это связано с тем, что НИР и ОКР всегда носят творческий характер.

При этом степень творчества особенно высока в НИР. Эти работы сугубо творческого характера имеют целью получение новых знаний в различных областях науки, а их результат воплощается в научном отчете, который можно рассматривать как произведение науки. Наличие такого результата сближает НИР с договором авторского заказа. Однако между данными договорами существует принципиальное различие. Результат договора авторского заказа ценен именно как произведение, т.е. оригинальная творческая форма, в то время как отчет о выполнении НИР имеет ценность не с точки зрения той формы, в которой он воплощен, а с точки зрения своего содержания: тех выводов и тех рекомендаций, которые делает исполнитель. Можно сказать, что ценностью НИР является то, что по результатам проведения НИР еще не является охраноспособной. Для получения правовой охраны необходимо проведение других работ, создание на основе НИР конкретного результата. Например, изобретение не является в чистом виде результатом НИР, а представляет собой результат научно-технической деятельности. Именно поэтому НИР – это прежде всего договор о выполнении творческих работ, а не договор о создании произведения.

Для опытно-конструкторских и технологических работ сходство с авторскими договорами еще менее принципиально. Данные виды работ являются комплексными, включающими в себя не только работы творческого характера, но и работы технические, производственные, направленные на изготовление образца, проверку его характеристик, подготовку соответствующей документации.

Из творческого характера НИР и ОКР вытекает и еще одна их важная особенность. Данные работы, будучи однажды выполненными и сданными заказчику, не могут составить предмет нового договора.

«При повторении той же самой работы с целью получения тех же результатов для этого же или другого заказчика деятельность того же исполнителя утрачивает черты новизны, перестает быть творческой».

Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 769 ГК по договору на выполнение НИР исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять и оплатить их; по договору на выполнение ОКР или технологических работ исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

При этом конкретный договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы) (п. 2 ст. 769 ГК). По своей юридической природе такой договор всегда является консенсуальным, двусторонним и возмездным.

Содержание договоров на выполнение НИР и ОКР

Основное условие договора на выполнение НИР и ОКР – их предмет, который является определимым. При этом степень его определимости отличается в зависимости от вида работ. Если научные исследования имеют более абстрактный характер, то опытно-конструкторские и технологические работы более конкретны, поскольку они направлены на конкретные технические решения, создание конкретных образцов изделий, подлежащих использованию в экономике.

Данное различие отражается не только на предмете договора, но и в правовом регулировании других его условий (учет степени риска, последствия получения отрицательного результата или творческой неудачи, порядка приемки и ответственности сторон по договору).

Предмет договора определяется в соответствии с техническим заданием, которое согласуется сторонами. Техническое задание формируется заказчиком на основе требований, предъявляемых к результатам работ. Применительно к НИР эти требования складываются из темы (направления) исследования; основных вопросов (проблем), решаемых исполнителем; целей работ; требований, предъявляемых к выводам и рекомендациям исполнителя, включающих наличие необходимых расчетов, соответствие сделанных выводов и рекомендаций требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов, стандартов и т.п. Техническое задание для опытно-конструкторских и технологических работ включает, в частности, установление технических характеристик и технико-экономических показателей образца, требования, предъявляемые к подлежащей разработке документации и (или) технологии, а также требования к отчету о проведенных испытаниях образца.

Другим существенным условием данного договора является цена.

В соответствии со ст. 778 ГК и содержащейся в ней отсылкой к ст. 709 ГК цена работ может определяться по общим правилам п. 3 ст. 424 ГК, т.е. не является существенным условием договора, поскольку в случае ее отсутствия возможно применение правила о цене, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за аналогичные работы. Однако творческий характер НИОКР, уникальность проводимых исследований и разработок, исключающая возможность их повторения в другом договоре, указывают на то, что цена должна признаваться существенным условием договора на их выполнение. Косвенным подтверждением этого вывода служат также правила абз. 2 п. 3 ст. 1234 и абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК, в соответствии с которыми цена является существенным условием договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора, а правила п. 3 ст. 424 ГК здесь не применяются, поскольку результаты интеллектуальной деятельности носят творческий характер и обладают уникальностью, что исключает применение аналогии при определении цены возмездного договора об их использовании. Это в равной мере относится и к НИОКР.

Существенным условием договора на проведение НИР и ОКР является срок. Это объясняется тем, что заказчик, как правило, должен иметь представление о времени получения результатов соответствующих работ, поскольку чрезмерно длительный срок может лишить его заинтересованности в проведении работ. Длительность проведения работ зависит от сложности, объема, трудоемкости и ряда других факторов. Например, для НИР одним из главных факторов является проработанность того направления, в котором осуществляются научные исследования. На срок ОКР влияют сложность создаваемого образца, количество необходимых испытаний и доработок, которые требуются по результатам проведенных испытаний.

Кроме того, НИОКР характеризуются этапностью их проведения.

В литературе выделяются следующие основные этапы научно-исследовательских работ:

1. подготовительный;
2. теоретическая разработка;
3. проектирование и изготовление макетов;
4. экспериментальная часть;
5. анализ и обобщение результатов;
6. научно-технический отчет.

Опытно-конструкторские и технологические работы имеют схожие этапы. Разбивка работ на этапы позволяет заказчику осуществлять полноценный контроль за ходом работ.

Особенности договоров на выполнение НИОКР, осуществляемых за счет бюджетных средств

НИОКР могут осуществляться путем непосредственного предоставления средств из федерального бюджета (например, путем выделения субсидий) либо путем размещения государственного заказа. В последнем случае к таким договорам применяются правила ст. 763–768 ГК (в соответствии с ч. 2 ст. 778 ГК). Кроме того, на них распространяются положения Закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Это, в частности, означает, что договоры на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ заключаются путем проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных данным законом (ч. 2 ст. 10 Закона о госзаказах). Заключение договоров без проведения торгов возможно в случаях размещения заказа у единственного исполнителя в соответствии со ст. 55 Закона о госзаказах.

В отдельных ситуациях учитываются и особенности рассматриваемых работ. Так, ч. 5 ст. 20 Закона о госзаказах установлено, что для подготовки к проведению конкурса, «в том числе в случае, если заказчик, уполномоченный орган не имеют возможности составить подробные спецификации товаров, определить характеристики работ (выполнение сложных научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ) или услуг в целях наиболее полного удовлетворения государственных или муниципальных нужд, заказчик, уполномоченный орган могут опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте сообщение о своей заинтересованности в проведении конкурса с указанием срока представления предложений о технических, технологических и качественных характеристиках товаров, работ, услуг». При этом представленные предложения могут учитываться при определении предмета конкурса.

При финансировании НИР и ОКР за счет средств федерального бюджета (независимо от способа такого финансирования) данные работы подлежат обязательному государственному учету, который включает в себя ведение баз данных заказчиков и единого реестра результатов научно-технической деятельности.

Исполнение договоров на выполнение НИР и ОКР

Различие в степени творчества при проведении НИР и ОКР проявляется в принципах регулирования выполнения этих работ. НИР, подобно исполнению договора авторского заказа, должны быть осуществлены исполнителем лично. Привлечение к их выполнению третьих лиц может быть осуществлено исполнителем только с согласия заказчика (п. 1 ст. 770 ГК).

Напротив, при выполнении опытно-конструкторских и технологических работ исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. Это сближает договоры на выполнение ОКР с договорами подряда. Поэтому в п. 2 ст. 772 ГК установлено, что к отношениям исполнителя с третьими лицами при выполнении таких работ применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике, предусмотренные ст. 706 ГК.

Для НИР закон не предусматривает применения правил о субподряде даже в том случае, если привлечение третьих лиц осуществляется с согласия заказчика. Следовательно, порядок регулирования отношений с третьим лицом, привлеченным к выполнению НИР, заказчику и исполнителю следует специально оговаривать в каждом конкретном случае.

Работы по договору должны быть выполнены надлежащим образом. Прежде всего это касается качества проводимых работ. Качество НИОКР складывается из многих параметров. Исполнитель должен осуществлять работы с использованием новейших научных методик, на основе полного и всестороннего изучения исходных данных, учета всех возможных факторов, которые могут повлиять на ход и результаты работ. Расчеты, осуществляемые исполнителем, должны быть точными, а выводы логичными, обоснованными и ясными по своему содержанию.

Исполнитель должен четко придерживаться технико-экономических параметров, предусмотренных техническим заданием. Это подразумевает, что результаты работ исполнителя, во-первых, должны быть технически осуществимы и экономически оправданны; во-вторых, они должны соответствовать требованиям заказчика, сформулированным в техническом задании; в-третьих, исполнитель должен стремиться к максимально возможной полезности своих результатов, т.е. сочетать высокий научный и технический уровень с минимальными затратами при максимальной экономической отдаче. При этом достижение указанных результатов не должно осуществляться в ущерб правам человека и гражданина, требованиям экологии и безопасности.

Надлежащее выполнение работ означает также соблюдение предусмотренного договором условия о сроке их выполнения (абз. 2 ст. 773 ГК).

Осуществление НИОКР может быть связано с необходимостью использования исполнителем результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам.

В этом случае он должен получить согласие заказчика на допустимость использования таких результатов и на условия приобретения прав на них (абз. 3 ст. 773 ГК), которые должны обеспечивать не только надлежащее проведение работ, но и последующее использование их результатов, достигнутых исполнителем с использованием «чужих» результатов интеллектуальной деятельности, причем как самим исполнителем, так и заказчиком, а возможно, и третьими лицами (если заказчик намерен в последующем передать им права на результаты работ). Несанкционированное использование исполнителем «чужих» результатов интеллектуальной деятельности не допускается, более того, он должен проявить заботу о том, чтобы полученные результаты работ не нарушали исключительных прав других лиц, и гарантировать заказчику «юридическую чистоту» полученных результатов с целью их дальнейшего использования (абз. 6 ст. 773 ГК).

При осуществлении НИОКР стороны (и прежде всего исполнитель) обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов, если договором не предусмотрено иное (п. 1 ст. 771 ГК). Условие о конфиденциальности указанных сведений в совокупности с лежащей на каждой из сторон обязанностью согласовывать публикацию таких сведений с другой стороной (п. 2 ст. 771 ГК) является еще одним признаком отличия рассматриваемого договора от договора авторского заказа.

Создание исполнителем научного отчета о проделанной работе, являющегося произведением науки, приводит к возникновению у его автора (авторов) личного неимущественного права на его обнародование. Однако оно практически не может быть реализовано обычным способом в силу установленного ст. 771 ГК принципа конфиденциальности составляющих его сведений и вытекающей из этого необходимости согласования возможной публикации с другой стороной (заказчиком). Иной подход мог бы повлечь необоснованное существенное ущемление прав и интересов заказчика, для которого ценность представляют именно сведения, содержащиеся в научном отчете. Поэтому сохранение их конфиденциальности является существенным условием договорных обязательств по выполнению НИОКР.

Последствия невозможности дальнейшего выполнения работ и творческой неудачи исполнителя

Важную особенность рассматриваемых договорных обязательств, обусловленную творческим характером деятельности исполнителя, составляет риск случайной невозможности их исполнения. В соответствии с п. 3 ст. 769 ГК, если иное не предусмотрено законом или договором, этот риск несет заказчик как экономически более сильная сторона.

При выполнении НИОКР исполнитель может прийти к отрицательному результату, когда в ходе работ обнаруживается невозможность по независящим от исполнителя обстоятельствам достигнуть тех результатов, которые планировались при заключении договора. Конечно, отрицательный результат тоже имеет значение, поскольку его получение способствует переориентации направления дальнейшей исследовательской работы. И чем быстрее это станет ясным, тем быстрее можно сделать из этого соответствующие выводы. Поэтому исполнитель обязан информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты (абз. 5 ст. 773 ГК).

Невозможность достижения ожидаемых результатов влечет за собой досрочное расторжение договора. Однако последствия такого расторжения различаются для НИР и для ОКР. Применительно к НИР заказчик обязан оплатить исполнителю стоимость работ, проведенных до получения отрицательного результата, хотя и не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре (ст. 775 ГК). Если же невозможность достижения ожидаемого результата (возникшая не по вине исполнителя) выявлена в ходе проведения опытно-конструкторских или технологических работ, то заказчик оплачивает исполнителю лишь понесенные затраты, а не всю стоимость работ (ст. 776 ГК).

Однако и при обнаружившейся невозможности достижения результата исполнитель обязан передать заказчику те результаты, которые он в итоге получил. При проведении НИР он в любом случае обязан составить отчет, в котором должны быть четко отражены проведенные работы, причины и обстоятельства получения отрицательного результата, а также представить достигнутые промежуточные результаты (в случае их наличия) и возможные предложения по дальнейшей научно-исследовательской деятельности соответствующего направления. Если же невозможность получения ожидаемого результата выявлена в ходе проведения опытно-конструкторских и технологических работ, исполнитель обязан предоставить заказчику информацию о применявшихся методах работ, использованных материалах, проведенных испытаниях, обстоятельствах выявленной невозможности достижения ожидаемого результата, иную необходимую информацию.

Помимо невозможности достижения результатов в ходе работ может быть выявлена нецелесообразность их продолжения. Например, такая ситуация возникает в том случае, когда достижение результата работ теоретически возможно, но исполнителя по каким-либо причинам постигла творческая неудача, которая может быть связана с выбором путей исследования или технического воплощения модели.

Творческая неудача не приводит к невозможности выполнения работ, но, как правило, освобождает исполнителя от ответственности, что объясняется именно творческим характером проводимой им работы.

Но такое освобождение возможно только при отсутствии вины исполнителя, т.е. лишь в случае, когда он принял все меры к надлежащему выполнению работ и проявил заботливость и осмотрительность, которая от него требовалась, исходя из характера работ и условий договора. Исполнитель должен быть освобожден от ответственности в случае, когда выбор технологического или конструкторского решения был абсолютно обоснованным, наиболее оптимальным и учитывающим все имеющиеся в наличии исходные данные, однако привел к творческой неудаче, что в свою очередь создало ситуацию нецелесообразности продолжения работ. Поспешные, опрометчивые и необдуманные решения не могут быть оправданы творческим характером работы; если они привели к нецелесообразности дальнейших работ по договору, они свидетельствуют о вине исполнителя и являются основанием его ответственности.

Порядок сдачи-приемки результатов НИОКР

В связи с тем, что выполнение НИОКР осуществляется поэтапно, сдача-приемка результатов работ также может осуществляться поэтапно. Исполнитель должен уведомить заказчика о завершении соответствующего этапа работ и готовности осуществить сдачу-приемку его результатов. Приемка результатов работ осуществляется уполномоченными представителями заказчика или специально созданной заказчиком комиссией. По результатам работ подписывается акт, который служит основанием для оплаты соответствующего этапа работ.

При сдаче результатов НИР представители исполнителя должны защитить соответствующие результаты исследований, ответить на вопросы представителей заказчика, а в случае необходимости внести соответствующие коррективы в научно-технический отчет. При приемке НИР возможно также привлечение независимых экспертов.

При сдаче результатов опытно-конструкторских и технологических работ исполнитель представляет соответствующий опытный образец или разработанную технологию. Важным условием приемки в этом случае является наличие результатов соответствующих испытаний (заводских, лабораторных, стендовых). Если испытания выявили недостатки, они должны быть устранены в пределах общего срока выполнения работ.

С момента приемки результатов работ и подписания акта об этом стороны имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором (п. 1 ст. 772 ГК). Если договором не установлено иное, исполнитель согласно п. 2 ст. 772 ГК вправе использовать полученные им результаты для собственных нужд. Если же результатам работ предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, то права заказчика и исполнителя на такие результаты определяются не в соответствии с положениями гл. 38 ГК, а в соответствии с положениями разд. VII ГК и зависят от режима соответствующего объекта. Например, сведения, которые представляют коммерческую ценность и которые заказчик хочет сохранить в тайне, подлежат охране как ноу-хау. А отношения по поводу технического решения, способного к охране в качестве изобретения и на которое заказчик намерен получить патент, будут регулироваться правилами гл. 72 ГК.

Нарушение договора и ответственность сторон

Главной особенностью ответственности по договорам на выполнение НИР и ОКР является ограниченный характер ответственности исполнителя. Он обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, но в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если только договором не предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору (п. 2 ст. 777 ГК). Упущенная выгода подлежит возмещению только тогда, когда это прямо предусмотрено договором.

Возмещение упущенной выгоды при проведении НИР представляется в принципе необоснованным исходя из характера этих работ, а также из существенной неопределенности доходов, которые могли бы быть получены заказчиком в случае их успешного завершения и использования. Поэтому применение данного положения возможно только в отношении результатов опытно-конструкторских и технологических работ, причем, очевидно, также далеко не всех.

Кроме того, исполнитель по договору о выполнении НИОКР несет ответственность только при наличии вины (п. 1 ст. 777 ГК), что связано с особенностями предмета данного договора и творческим характером работ. Но при этом исполнитель предполагается виновным и должен доказать отсутствие своей вины. Если это ему не удастся, он должен признаваться виновным в нарушении договора.

Недостатки выполненных работ, которые допущены по вине исполнителя, если они могут повлечь отступления от согласованных с заказчиком технико-экономических параметров, должны быть устранены исполнителем своими силами и за свой счет (абз. 4 ст. 773 ГК).

Обязательства из договоров о создании промышленного образца или селекционного достижения

Юридическая природа договоров о создании промышленного образца или селекционного достижения

Договорные обязательства о создании промышленного образца или селекционного достижения (объектов «промышленной собственности») относятся к обязательствам по выполнению работ. Не случайно ГК говорит о «договоре, предметом которого является создание» названного результата творческой деятельности, и даже называет должника, на котором лежит обязанность создать его, подрядчиком (исполнителем) (п. 1 ст. 1296, п. 1 ст. 1372, п. 1 ст. 1431 ГК). Вместе с тем рассматриваемые обязательства отличаются от обычных отношений подряда и от обязательств по выполнению НИР и ОКР, составляя особую, самостоятельную группу (разновидность) обязательств по выполнению работ.

Если по договору подряда подрядчик обязуется осуществить работу с целью создания материального объекта или, точнее, достижения определенного материального результата (строительство дома, пошив костюма и т.д.), то целью (основанием) договора заказа является создание нематериального результата. Полученный вследствие исполнения такого договора материальный объект (изделие, племенной материал) представляет собой не более чем носитель, объективную форму созданного нематериального результата. Различие в цели обязательства предопределяет и отличия в условиях договора. По-разному, в частности, в рассматриваемых обязательствах решаются вопросы сроков, оплаты и качества работ. Другое дело, что по договору подряда может предусматриваться создание не только материального объекта, но и результата творческой деятельности, заключенного в этом объекте.

Договор на выполнение НИР и ОКР направлен на проведение научных исследований либо разработку образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии (п. 1 ст. 769 ГК), а не на создание конкретного охраноспособного результата творческой деятельности. Заказчик в этом случае оплачивает сами работы (в том числе при обнаружившейся невозможности достижения предполагавшегося результата не по вине исполнителя), а их результат имеет значение как форма фиксации проведенных работ. Но одним из результатов таких работ может стать и создание исполнителем определенных объектов «промышленной собственности», тем более что творческий характер его деятельности, особенно при проведении НИР, предполагается.

Договором на проведение НИР и ОКР может прямо предусматриваться создание конкретного результата творческой деятельности.

В этом случае обязательства по созданию объекта «промышленной собственности» возникают на основании смешанного договора (на НИР и ОКР и договора заказа на его создание). В такой ситуации обязательства по созданию результата творческой деятельности регулируются положениями о соответствующих договорах с учетом особенностей, предусмотренных в части четвертой ГК.

К договорным обязательствам по созданию объектов «промышленной собственности» следует отнести и обязательства по созданию соответствующих служебных результатов творческой деятельности по заданию работодателя.

Договоры заказа на создание промышленного образца или селекционного достижения

По своей юридической природе договоры заказа на создание промышленного образца или селекционного достижения относятся к числу консенсуальных, взаимных (двусторонних) и возмездных. Их сторонами являются заказчик и подрядчик (исполнитель).

Предметом рассматриваемого «договора заказа» является создание соответствующего результата творческой деятельности в соответствии с требованиями заказчика.

Такие требования могут быть сформулированы различно. Например, при создании промышленного образца заказчиком могут быть предъявлены определенные требования к эргономичности. При создании облика нового автомобиля автопроизводитель (заказчик) может предъявить требования к «узнаваемости» своей марки (какие-то линии кузова, форма блок-фар и т.д.). При выводе нового сорта сельскохозяйственного растения могут быть предъявлены требования к его урожайности, морозоустойчивости и др. Но в любом случае данные отношения предполагают, что творческая деятельность осуществляется в рамках требований, предъявляемых заказчиком.

При этом заказчик, как правило, стремится не только к тому, чтобы был создан результат, но и к приобретению исключительного права на него. В то же время получение заказчиком исключительного права на создаваемый результат или права использования соответствующего результата не является обязательным условием такого договора. Этим он отличается от договоров по распоряжению исключительным правом на результат творческой деятельности (§ 3, 4 настоящей главы).

Отсутствие в момент заключения договора результата творческой деятельности предполагает наличие еще одного права, которое по общему правилу принадлежит заказчику, – права на получение патента.

Оно не входит в содержание исключительного права, поскольку соответствующий объект промышленной собственности еще не получил правовую охрану (которая возникает с момента его регистрации и выдачи патента). Право на получение патента представляет собой особое интеллектуальное право, которое в соответствии со ст. 1226 ГК относится к категории иных интеллектуальных прав. Данное право служит защите интересов разработчика объекта промышленной собственности и способствует обороту данного объекта еще на той стадии, когда результат творческой деятельности уже создан, но в силу отсутствия его регистрации не получил правовой охраны.

Как и в случае с исключительным правом, правило о передаче права на получение патента заказчику носит диспозитивный характер: договором может предусматриваться сохранение его за подрядчиком (исполнителем).

Специфика данного договора проявляется также в том, что одновременно с наличием исключительного права у одной из сторон договора закон закрепляет право на использование промышленного образца или селекционного достижения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии за другой стороной в течение всего срока действия патента.

В связи с этим между сторонами возникает целый комплекс правоотношений с возможностью заключения различных договоров. Так, в ситуации, когда стороны договариваются о передаче исключительного права и права на получение патента заказчику, последний на основании заключенного и исполненного договора (после создания и передачи ему соответствующего результата) осуществляет регистрацию нового объекта и получает патент. После получения патента стороны заключают лицензионный договор, в соответствии с которым подрядчик (исполнитель) получает право использования созданного им результата на условиях простой (неисключительной) лицензии. Аналогичная ситуация имеет место, когда исключительное право и право на получение патента остаются за подрядчиком (исполнителем).

Заключение отдельного лицензионного договора, не обязательное при предоставлении права использования селекционного достижения, требуется в случае с промышленным образцом, учитывая необходимость регистрации такого договора в соответствии со ст. 1369 ГК.

Регистрация первоначального договора здесь невозможна, поскольку распорядиться исключительным правом можно только при наличии патента на объект промышленной собственности. Но и в ситуации с селекционным достижением как минимум целесообразно отдельное дополнительное соглашение, в котором будут указаны данные о состоявшейся регистрации и выданном патенте, поскольку именно эти данные дают четкий ответ на вопрос о том, что же представляет собой объект, право использования которого предоставляется.

При этом указанная схема простой лицензии обязательна только для случая, когда исключительное право принадлежит подрядчику (исполнителю) (п. 3 ст. 1372, п. 3 ст. 1431 ГК). В ситуации, когда исключительное право принадлежит заказчику, договором может быть предусмотрено отсутствие каких-либо прав на объект промышленной собственности у подрядчика (исполнителя). Кроме того, если в случае с селекционным достижением договором может быть предусмотрена выдача подрядчику (исполнителю) лицензии другого вида (п. 2 ст. 1431 ГК), то применительно к промышленному образцу такое исключено (п. 2 ст. 1372 ГК).

В случае уклонения правообладателя от заключения лицензионного договора потенциальный лицензиат вправе требовать заключения договора в судебном порядке.

Договорные отношения при создании служебных объектов «промышленной собственности»

Объект «промышленной собственности» может быть создан работником, т.е. гражданином, состоящим в трудовых отношениях с работодателем (обеспечивающим его необходимым оборудованием и материалами, а также выплачивающим зарплату). В этом случае создание указанного объекта возможно в юридически различных ситуациях: при исполнении работником своих трудовых обязанностей (функций); при выполнении конкретного задания работодателя; по собственной инициативе (с использованием материальных и финансовых ресурсов работодателя). Во всех этих случаях возникают различные гражданско-правовые договорные отношения, связанные с созданием и (или) использованием соответствующих результатов творческой деятельности.

Следует иметь в виду, что служебным объектом промышленной собственности признается такой результат творческой деятельности работника, который создан им не только в порядке выполнения своих трудовых обязанностей, но и по конкретному заданию работодателя, которое может выходить за рамки его обычных трудовых (служебных) обязанностей. Оно не связано с изменением трудового договора, ибо имеет гражданско-правовую природу и становится основанием для возникновения гражданско-правовых отношений между автором (работником) и работодателем.

Это расширяет возможности работодателя по признанию соответствующих объектов служебными: п. 3 ст. 1370 и п. 3 ст. 1430 ГК прямо устанавливают, что исключительное право и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором не предусмотрено иное. В данном случае под иным договором понимается гражданско-правовой договор. Однако в результате выполнения работником конкретного задания (иногда называемого заказом) работодателя возникает результат творческой деятельности, правовой режим которого определяется нормами о служебном объекте «промышленной собственности», а не об объекте, созданном по «договору заказа» (ст. 1372 и 1431 ГК).

Вместе с тем гражданско-правовым договором могут регулироваться отношения по использованию служебного объекта промышленной собственности, созданного работником в порядке выполнения своих трудовых обязанностей.

При этом еще до начала использования служебного объекта между работодателем и работником возникают гражданско-правовые отношения, предусмотренные законом в связи с фактом создания последним служебного объекта. Работник должен уведомить работодателя о создании соответствующего объекта. С момента уведомления начинается процедура по получению патента на созданный объект.

Кроме того, трудовым договором или гражданско-правовым договором, заключенным в связи с конкретным заданием работодателя, может быть предусмотрено вознаграждение (премия) работника за сам факт создания служебного объекта.

Работодателю предоставлены три возможности определения «юридической судьбы» служебного объекта: подать заявку на получение патента, передать право на получение патента другому лицу либо сообщить работнику о сохранении информации в тайне, т.е. о введении в отношении созданного объекта режима «ноу-хау». Принятие им одного из перечисленных решений приводит к возникновению у автора (работника) права на вознаграждение за использование созданного объекта. Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются соглашением сторон, достигнутым либо до создания объекта (например, в связи с конкретным заданием работодателя), либо после его создания. При государственной регистрации служебного объекта или передачи прав на него другому лицу работодатель должен обеспечить соблюдение личных неимущественных прав работника-автора. В частности, это означает необходимость регистрации служебного селекционного достижения с наименованием, которое было дано ему автором селекционного достижения или присвоено с его согласия (п. 3 ст. 1419 ГК).

Вместе с тем для определения судьбы служебного объекта работодателю предоставляется четырехмесячный срок с момента уведомления его работником о создании такого объекта. Если в течение этого времени работодатель не примет соответствующего решения, его права в отношении служебного объекта прекращаются, а право на получение патента принадлежит работнику (абз. 2 п. 4 ст. 1370, абз. 2 п. 4 ст. 1430 ГК).

Следовательно, данный срок является пресекательным. За работодателем в этом случае сохраняется лишь возможность использовать служебный объект на условиях возмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, выданного работнику. При этом работодатель вправе требовать заключения лицензионного договора со своим работником (автором), являющимся патентообладателем.

Автор как работник, имеющий доступ к финансовым и материальным ресурсам работодателя, может использовать их для создания объекта промышленной собственности, но не в порядке выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, а по собственной инициативе. В таком случае созданный им объект не является ни служебным объектом, ни объектом, созданным по заказу, и именно работник, а не работодатель приобретает право на получение патента и исключительное право в отношении результата своего творчества. Работодатель же в этом случае может требовать предоставления ему простой (неисключительной) лицензии или возмещения расходов, понесенных им в связи с использованием его имущества для создания такого объекта промышленной собственности. В случае, если работодатель намерен получить лицензию, она считается безвозмездной и предоставляется на весь срок действия исключительного права (патента).

Таким образом, признавая за работником возможность использования в этих целях средств и ресурсов работодателя, закон способствует всемерному развитию творческой деятельности граждан, одновременно соблюдая интересы работодателя.

Обязательства из договоров о распоряжении исключительным правом на объект «промышленной собственности»

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента)

Договоры об отчуждении патента в экономическом смысле оформляют «продажу изобретений», которая может иметь место как на стадии запатентованного (технически применимого) изобретения, так и на стадии внедренного (промышленно освоенного) изобретения. Заключение договора об отчуждении патента больше характерно для первой стадии, а на стадии промышленно освоенного изобретения распоряжение исключительным правом на него обычно осуществляется путем выдачи лицензий. Договор об отчуждении патента всегда связан с определенным риском, поскольку в момент его заключения невозможно точно установить ту экономическую ценность, которую имеет охраняемый патентом объект промышленной собственности, особенно когда речь идет о еще не внедренном объекте. Это связано с тем, что расходы на внедрение изобретения или полезной модели могут быть весьма велики и даже «неподъемны» для правообладателя. Последний может посчитать такие расходы не соответствующими той отдаче, которую он может получить в результате налаживания производства изделий с использованием запатентованного изобретения или полезной модели.

С другой стороны, приобретатель патента, заключая рассматриваемый договор, экономит деньги и время на научные разработки, необходимые для создания изобретения или полезной модели, и становится полноправным правообладателем, не зависящим от контроля со стороны другого лица, как это имеет место в случае с лицензиатом. Все это создает экономические предпосылки для заключения договора об отчуждении патента. Безусловно, правообладатель может пойти и по пути выдачи лицензий. Однако в этом случае на него лягут дополнительные обязанности (например, поддержка патента), да и плата за отчуждение патента выше лицензионных платежей.

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права (приобретателю патента) (ст. 1365 ГК).

Договор об отчуждении патента является двусторонним и возмездным. Он заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1369 ГК), который проверяет условия договора.

Размер вознаграждения первоначального патентообладателя за уступаемое право зависит от многих факторов: степени освоенности объекта, ожидаемого экономического эффекта от его внедрения, широты сферы применения, имеющихся на рынке аналогов и т.д.

Но поскольку приобретение исключительного права на эти объекты «промышленной собственности» всегда связано с риском, не исключено, что размер вознаграждения по договору может оказаться непропорциональным доходам, полученным от внедрения соответствующего объекта.

Передача исключительного права как основная обязанность патентообладателя предполагает выполнение им комплекса условий договора об отчуждении патента. Во-первых, патентообладатель, как правило, должен передать соответствующие материалы и документы, раскрывающие содержание изобретения (полезной модели). В отношении промышленного образца договор об отчуждении патента также нельзя признать исполненным без передачи документов, из которых можно четко и недвусмысленно установить художественно-конструкторское решение. При этом речь идет не об одном документе, а о большом количестве различных чертежей, схем, моделей и т.д.

Во-вторых, патентообладатель должен проинформировать приобретателя о наличии права преждепользования на объект, выданных ранее лицензиях и предоставить соответствующие документы об этом.

Ведь приобретатель исключительного права становится обязанным по ранее заключенным лицензионным договорам и в связи с их исполнением должен получить исчерпывающую информацию и всю необходимую документацию. Особое значение при этом имеет наличие ранее заключенного патентообладателем договора о предоставлении исключительной лицензии. Неуведомление приобретателя о наличии такого договора становится основанием для одностороннего расторжения договора об отчуждении патента и возмещения убытков, поскольку исключительная лицензия может вообще лишить смысла приобретение патента.

В-третьих, если объект промышленной собственности, исключительное право на который передается по договору, не является самодостаточным, т.е. для его промышленного освоения необходимо использование других объектов (изобретений, полезных моделей), права на которые также принадлежат патентообладателю, последний, как правило, должен предоставить приобретателю соответствующие права по использованию этих объектов.

Патентообладатель отвечает за действительность соответствующего исключительного права, т.е. за то, что охраняемый объект «промышленной собственности» действительно существует, зарегистрирован и, следовательно, технически реализуем. Но патентообладатель не отвечает за экономическую ценность объекта. В частности, он не может отвечать за то, что затратность внедрения изобретения во многом лишает целесообразности его использование.

Патентообладатель несет ответственность за невыполнение указанных выше обязанностей. Так, если он утаил информацию о наличии права преждепользования, приобретатель вправе предъявить к нему иск о возмещении связанных с этим убытков, уменьшении вознаграждения, уплаченного (или подлежащего уплате) по договору, а также вправе потребовать расторжения договора.

Основной обязанностью приобретателя является надлежащая оплата приобретенного им исключительного права на объект «промышленной собственности».

Договор об отчуждении патента на изобретение может заключаться путем публичного предложения (ст. 1366 ГК). Заявление о таком предложении может быть подано при подаче заявки на выдачу патента на изобретение только заявителем, являющимся автором. В этом случае он освобождается от уплаты патентных пошлин (эта обязанность возлагается на приобретателя патента), а договор заключается с любым гражданином или юридическом лицом, первым изъявившим желание на это и уведомившим патентообладателя и Роспатент.

Договор об отчуждении патента в рассматриваемой ситуации заключается на условиях, «соответствующих установившейся практике».

Это не значит, что в договоре, заключаемом на основании публичного предложения, не должны быть указаны все существенные условия, в том числе и условия о размере вознаграждения или порядке его определения. Закон лишь указывает, на что могут опираться стороны при согласовании условий заключаемого договора с учетом особого порядка его заключения. Это важно и в случае передачи возникшего между сторонами спора в суд, который также будет принимать во внимание соответствующую практику.

Вместе с тем данное указание не дает возможности для решения всех вопросов, связанных с определением условий договора об отчуждении патента. Ведь изобретение как результат творческой деятельности всегда индивидуально и к тому же отличается принципиальной новизной, а эффект от его внедрения, сроки окупаемости, величина необходимых на внедрение расходов должны учитываться в каждом конкретном случае, что исключает широкую возможность использования «установившейся практики». Поэтому и при заключении договора путем публичного предложения необходимо согласование сторонами его условий.

Если никто не отозвался на публичное предложение, оно может быть отозвано заявителем по истечении двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение. В этом случае патентообладатель должен уплатить все пошлины, от которых он был освобожден.

Понятие и содержание лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

Лицензионные договоры об использовании объектов «промышленной собственности», как правило, заключаются в отношении уже внедренных объектов. Лицензия на изобретение или полезную модель выгодна как лицензиару, который расширяет свой рынок сбыта (что особенно важно при продаже лицензии за границу) и получает дополнительный доход в виде лицензионных платежей, так и лицензиату, который экономит время и деньги на осуществление собственных разработок.

По лицензионному договору одна сторона – патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК).

Лицензионный договор, как и договор об отчуждении патента, подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Обычно он является возмездным.

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

• вид лицензии (исключительная или неисключительная);
• способы и порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образца;
• порядок исчисления и уплаты лицензионных платежей;
• срок лицензионного договора;
• другие обязанности и взаимные гарантии сторон, связанные с предоставлением и осуществлением права использования.

В лицензионном договоре должны быть четко определены границы использования объекта промышленной собственности. В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК перечень способов, которыми могут быть использованы изобретение, полезная модель и промышленный образец, не носит исчерпывающий характер. Поэтому лицензиату в договоре может быть предоставлено право использования соответствующего объекта как указанными в законе, так и иными не противоречащими закону способами.

Если лицензиату по договору предоставлена исключительная лицензия, в договор включаются некоторые условия, характерные для договора об отчуждении патента. Так, лицензиар обязан сообщить лицензиату о существовании права преждепользования, а также обо всех ранее выданных на объект лицензиях. Ведь в отличие от лицензиата, действующего на основе неисключительной лицензии и осознающего, что подобные лицензии могут быть выданы другим лицам, при получении исключительной лицензии лицензиат стремится занять монопольное положение в отношении использования соответствующего объекта «промышленной собственности», поэтому наличие права преждепользования, а равно ранее выданных лицензий существенно затрагивает его интересы. В связи с этим лицензиар по договору об исключительной лицензии несет ответственность за непредоставление указанной информации лицензиату.

Расчет лицензионных платежей по договору зависит от ряда факторов, среди которых можно, в частности, выделить:

• характер лицензии (исключительная или неисключительная);
• объем права использования (предоставляется лицензия на изготовление товара и (или) на предложение к продаже и продажу);
• степень промышленного освоения (от этого могут зависеть расходы лицензиата по «налаживанию» промышленного использования, а также сроки окупаемости);
• изменение положения лицензиата на соответствующем товарном рынке в результате применения изобретения, полезной модели или промышленного образца (увеличение доли продукции лицензиата на рынке, получаемые конкурентные преимущества и т.д.);
• передачу наряду с лицензией других разработок (ноу-хау) лицензиара;
• и многие другие обстоятельства.

Срок действия лицензионного договора не должен превышать срок действия патента. Если срок действия не указан, то действует общее положение о пятилетнем сроке (п. 4 ст. 1235 ГК).

Условиями лицензионного договора являются также взаимные гарантии сторон. Лицензиар должен гарантировать лицензиату наличие у него права на патент, действительность такого права и обеспечивать поддержание патента в силе в течение действия лицензионного договора. Лицензиат со своей стороны обязан предоставить гарантии, связанные с использованием изобретения или полезной модели. Если по лицензионному договору лицензиату передается также ноу-хау лицензиара, он должен гарантировать сохранение конфиденциальности таких сведений (установление режима коммерческой тайны) и несет за это ответственность.

Лицензионный договор может быть заключен в порядке предоставления открытой лицензии (ст. 1368 ГК). В этом случае патентообладатель через Роспатент публикует условия лицензии, на которых он обязуется заключить договор с каждым отозвавшимся лицом. При подаче заявления об открытой лицензии патентные пошлины за поддержание патента уменьшаются в два раза (абз. 2 п. 1 ст. 1368 ГК). Однако подав заявление об открытой лицензии, патентообладатель не может в дальнейшем отказаться от этого способа заключения лицензионного договора в течение всего срока действия патента. Только если в течение двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии правообладатель не получил ни одного письменного предложения о заключении лицензионного договора, он может подать ходатайство об отзыве своего заявления (п. 2 ст. 1368 ГК). Кроме того, он вправе уступить свой патент другому лицу.

Лицензионным договором может быть предусмотрено заключение лицензиатом сублицензионных договоров. Такое условие является обычным при предоставлении исключительной лицензии, хотя возможно и при предоставлении простой лицензии.

Сублицензиат получает возможность использовать соответствующий объект «промышленной собственности» в пределах прав, предоставленных лицензиату. Срок сублицензионного договора также ограничен сроком основного лицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК). При предоставлении лицензиату права на выдачу сублицензий в договор включаются условия об информировании лицензиара о выданных лицензиатом сублицензиях с указанием условий таких лицензий и предоставлением копий соответствующих сублицензионных договоров. Помимо этого лицензиар вправе претендовать на часть платежей, получаемых лицензиатом по выданным сублицензиям.

Исполнение лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

По лицензионному договору лицензиар получает право контроля за использованием лицензиатом объекта промышленной собственности.

Такое право обусловлено тем, что лицензиат выпускает продукцию под товарным знаком или иным обозначением лицензиара. Поэтому контроль за качеством выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг становится способом поддержания лицензиаром своей деловой репутации. Кроме того, качество влияет на покупательную способность товаров, работ, услуг, от чего зависят доходы лицензиара (в виде получаемых по договору лицензионных платежей).

Лицензии, по которым предоставляется право изготовления товара, могут предусматривать условие о поставке лицензиаром оборудования, узлов, продукции и других вещей, необходимых лицензиату для налаживания производства. При этом лицензиат может получить право закупать необходимое ему оборудование у лицензиара, получая при этом какие-либо преимущества (например, по более низкой цене, чем обычные покупатели). Кроме того, в договор может включаться обязанность лицензиата в связи с использованием полученной лицензии приобретать узлы и агрегаты, производимые лицензиаром, с целью обеспечения качества производимой по лицензии продукции.

В условиях стремительного технологического развития важное значение для лицензиата приобретает возможность использовать улучшения изобретения или полезной модели, полученные лицензиаром после заключения договора. В связи с этим в лицензионный договор включается обязанность лицензиара информировать лицензиата о произведенных улучшениях соответствующего объекта «промышленной собственности» и предоставлять лицензиату право их использования на предусмотренных договором условиях (дополнительные платежи, особый порядок использования и т.д.).

В соответствии с условиями лицензионного договора использование объекта «промышленной собственности» может быть не только правом, но и обязанностью лицензиата. Дело в том, что лицензиар, предоставляя лицензию, преследует цель не только получения соответствующих платежей, но и расширения рынка сбыта продукции, в которой использованы принадлежащие ему разработки (изобретение или полезная модель). Особенно важное значение это имеет при предоставлении исключительной лицензии.

Кроме того, в договор может быть включено условие об обязанности лицензиата проставлять товарный знак или использовать другую маркировку лицензиара на товарах, выпускаемых с использованием принадлежащего лицензиару объекта «промышленной собственности» лицензиатом. Лицензиат тоже может быть заинтересован в проставлении маркировки лицензиара, если товарный знак последнего имеет широкую известность, что благоприятно отразится на деятельности лицензиата.

В такой ситуации лицензионный договор приобретает значительное сходство с договором коммерческой концессии, отличаясь от него, однако, тем, что лицензиат продолжает оставаться отдельным участником рынка, не действующим «под маской» лицензиара. Правда, часто бывает и так, что передача лицензии означает первый шаг к установлению контроля лицензиара над бизнесом лицензиата.

Лицензиар обязан воздерживаться от действий, способных помешать лицензиату в реализации права использования.

Со своей стороны лицензиат должен информировать лицензиара обо всех случаях нарушения исключительного права на изобретение или полезную модель, которые стали ему известны. Данная обязанность лицензиата может сводиться к сообщению лицензиару обо всех ставших ему известными фактах нарушения исключительного права, но может состоять и в осуществлении лицензиатом (самостоятельно или совместно с лицензиаром) действий по проверке соответствующего рынка, например, путем сбора информации о товарах, продаваемых под товарным знаком лицензиара. Значение такого сотрудничества повышается в условиях предоставления исключительной лицензии.

Принудительная лицензия на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца

В отношении объекта промышленной собственности возможна выдача принудительной лицензии (ст. 1362 ГК). Такая лицензия представляет собой серьезное вторжение в частные дела. Поэтому она выдается только в случаях и в порядке, установленных ГК, на основании судебного решения по иску заинтересованного лица в связи с отказом патентообладателя предоставить лицензию. Законом предусмотрены два случая выдачи принудительной лицензии.

Во-первых, речь идет о ситуации, когда объект промышленной собственности не используется или недостаточно используется в течение продолжительного периода времени (четыре года – для изобретений и промышленных образцов и три года – для полезных моделей) и это имеет следствием недостаточное предложение товаров, работ или услуг на соответствующем рынке. В таком случае любое заинтересованное лицо может подать исковое заявление с требованием предоставления ему права использования результата творческой деятельности на условиях простой (неисключительной) лицензии. Со своей стороны патентообладатель может доказывать в суде уважительность причин неиспользования или недостаточного использования соответствующего объекта.

При принятии судом решения о предоставлении принудительной лицензии условия, на которых она предоставляется заявителю, должны соответствовать установившейся практике. Суммарный размер платежей за такую лицензию не может быть ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах, но может быть и выше указанной цены.

Но и при принятии судом решения о предоставлении принудительной лицензии положение лицензиата не становится вполне надежным.

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1362 ГК действие принудительной лицензии может быть прекращено судом по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. Например, принудительная лицензия подлежит прекращению в случае, если патентообладатель наладит на постоянной основе собственное производство и продажу товаров с использованием объекта «промышленной собственности», обеспечивающего потребности рынка.

Второй случай касается не любого заинтересованного лица, а лишь обладателя зависимого патента на изобретение. Такое лицо не может использовать изобретение, не нарушая при этом прав обладателя другого (основного) патента на изобретение или полезную модель. В этом случае отказ обладателя основного патента в заключении лицензионного договора лишает обладателя зависимого патента возможности реализовать собственное исключительное право на изобретение. Но и в этом случае обладатель зависимого патента должен доказать, что его изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента (п. 2 ст. 1362 ГК). Тем самым учитываются общественные интересы в использовании охраняемого патентом объекта.

Но в данной ситуации оказывается неприемлемым предоставление лицензии на условиях, соответствующих установившейся практике.

Поэтому условия такой простой (неисключительной) лицензии определяет суд, в том числе с учетом предложений обладателя зависимого патента. При предоставлении принудительной лицензии обладатель основного патента со своей стороны может потребовать предоставления ему простой (неисключительной) лицензии на зависимое изобретение. Условия такой лицензии должны соответствовать установившейся практике.

Право использования, полученное обладателем зависимого патента в соответствии с принудительной лицензией, непередаваемо, за исключением случаев отчуждения самого зависимого патента. Поскольку приобретатель зависимого патента также не сможет реализовать свое право без лицензии в отношении основного патента, принудительная лицензия в этом случае следует судьбе зависимого патента.

Обязательства из договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение

Договор об отчуждении исключительного права на селекционное достижение (договор об отчуждении патента)

Договор об отчуждении исключительного права на селекционное достижение (договор об отчуждении патента) не был предусмотрен ранее действовавшим законодательством и является новым для нашего гражданского права. По данному договору одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на селекционное достижение в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права (приобретателю патента) (ст. 1426 ГК).

По своей юридической природе рассматриваемый договор является двусторонним и возмездным.

Предметом этого договора является передача исключительного права на сорт растения или породу животного.

Сторонами данного договора являются обладатель исключительного права на селекционное достижение (патентообладатель) и приобретатель, в качестве которых могут выступать как юридические, так и физические лица. Вместе с тем законодательством предусматриваются определенные требования административного характера к субъектам, создающим и (или) использующим селекционные достижения, которые влияют на их возможность выступать в качестве сторон рассматриваемого договора. Это, во-первых, требования о регистрации лиц, занимающихся селекцией, а во-вторых, требования, предъявляемые к обороту семян и племенного материала.

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» подлежат государственной регистрации оригинаторы сортов сельскохозяйственных растений, т.е. физические и юридические лица, которые создали, вывели, выявили и (или) обеспечивают сохранение сорта сельскохозяйственного растения. В соответствии со ст. 1410 ГК лицо, творческим трудом которого создано, выведено или выявлено селекционное достижение, является автором селекционного достижения, а обязанность по сохранению сорта растения возложена на патентообладателя в соответствии со ст. 1440 ГК. Таким образом, регистрации в качестве оригинаторов подлежат авторы и патентообладатели селекционных достижений. Кроме того, в качестве оригинатора сорта, охраняемого патентом на селекционное достижение, может быть зарегистрирован и лицензиат, получивший соответствующее полномочие от патентообладателя.

Распоряжение исключительным правом предполагает передачу соответствующих «носителей» селекционного достижения – семян (клубней, частей растения), племенного материала и т.д., которая обычно необходима для распространения и использования селекционного достижения.

Однако здесь также имеются ограничения, связанные с особым государственным регулированием оборота семян и племенного материала. Так, в ст. 8 Федерального закона от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» (далее – Закон о племенном животноводстве) установлено, что «племенная продукция (материал) может принадлежать лишь участникам оборота – гражданам и юридическим лицам, осуществляющим разведение и использование племенных животных» 5.

При оценке стоимости передаваемого исключительного права (определяющей цену договора) учитываются прежде всего факторы, определяющие экономическую и селекционную ценность нового сорта растения или новой породы животного. Например, подлежат учету иммунность, вкус, урожайность, скороспелость, отзывчивость на удобрения и другие качества семян сорта растения, право на который передается по договору. В связи с этим приобретатель может требовать ознакомления его с результатами лабораторного сортового контроля.

В отношении племенного материала учитывается племенная ценность, т.е. уровень генетического потенциала племенного животного и его влияние на хозяйственно полезные признаки потомства и продуктивность племенных животных, в том числе качество получаемой от них продукции (ст. 2 Закона о племенном животноводстве). Важную роль играет также «приспособленность животных к условиям промышленной технологии, т.е. к новым методам кормления, содержания» и т.д.

При заключении договора на отчуждение патента на породу животного приобретатель также вправе ознакомиться с имеющимися результатами бонитировки, т.е. оценки качеств племенного материала, получаемого в результате использования селекционного достижения.

Законодательством не предусматривается необходимость регистрации этого договора. В то же время реализация права на селекционное достижение невозможна без переоформления патента на него. Поэтому договором должно быть предусмотрено условие о переоформлении патента на селекционное достижение в Минсельхозе России.

Особым способом заключения договора об отчуждении патента на селекционное достижение является его заключение на основании публичного предложения (ст. 1427 ГК). Оно происходит так же, как и заключение на основании публичного предложения договора об отчуждении патента на изобретение.

Лицензионный договор о предоставлении права использования селекционного достижения

По лицензионному договору одна сторона – патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне – пользователю (лицензиату) удостоверенное патентом право использования соответствующего селекционного достижения в установленных договором пределах (ст. 1428 ГК).

Данный двусторонний договор может быть как консенсуальным, так и реальным, а предоставляемая на его основе лицензия – как исключительной, так и простой.

Лицензионный договор не подлежит государственной регистрации, однако за лицензиатами осуществляется определенный административный контроль: лицензиаты в отношении сортов растений подлежат регистрации как оригинаторы.

По общему правилу данный договор является возмездным. При определении размера лицензионных платежей подлежат учету экономическая и селекционная ценность сорта растения (породы животного), а также способы и условия использования селекционного достижения, срок лицензионного договора.

Учитывая, что перечень способов, которыми может быть использовано селекционное достижение, носит исчерпывающий характер, лицензионный договор может быть заключен только для осуществления действий, указанных в п. 3 ст. 1421 ГК.

Лицензионный договор заключается на определенный срок, составляющий одно из его существенных условий.

В отношении селекционных достижений также возможно заключение договора на условиях открытой лицензии (ст. 1429 ГК). Оно осуществляется в порядке, аналогичном порядку предоставления открытой лицензии на изобретение и промышленный образец, закрепленному ст. 1368 ГК. Основное отличие заключается в том, что обладатель патента на селекционное достижение по истечении двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии вправе подать ходатайство об отзыве своего заявления об открытой лицензии независимо от того, были ли заключены в этот период лицензионные договоры на условиях открытой лицензии или нет. Если лицензионные договоры были заключены до отзыва открытой лицензии, они сохраняют свое действие в течение предусмотренного ими срока (абз. 3 п. 2 ст. 1429 ГК).

Обязательства из договоров о распоряжении исключительным правом на средства индивидуализации

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права (п. 1 ст. 1488 ГК).

Данный договор имеет двусторонний и, как правило, возмездный характер.

Единственным существенным условием договора об отчуждении исключительного права на товарный знак признается его предмет.

Условие о предмете можно считать согласованным, только если оно включает товарный знак (с указанием номера и даты свидетельства), перечень товаров (или классов), в отношении которых право на товарный знак отчуждается, и формулировку, указывающую на отчуждение исключительного права на товарный знак.

Для возмездного договора об отчуждении исключительного права на товарный знак существенным условием является также условие о размере вознаграждения или порядке его определения (абз. 2 п. 3 ст. 1234 ГК).

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации (п. 1 ст. 1490 ГК).

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак может касаться как всех классов товаров, для которых товарный знак зарегистрирован на имя правообладателя, так и одного конкретного класса или даже отдельных видов товаров внутри одного класса. Другими словами, исключительное право может быть отчуждено в целом или в соответствующей части. При этом у приобретателя возникает не часть исключительного права, а полноценное исключительное право, которое имеет более узкое применение – в отношении отдельных групп товаров. Если договор заключен в отношении части товаров, приобретателю выдается новое свидетельство с указанием в нем товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован договор (п. 28 Правил регистрации договоров).

Однако такая ситуация чревата тем, что право на одно и то же обозначение принадлежит разным лицам в отношении разных товаров (причем, возможно, одного класса). Это может привести к введению потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Аналогичная опасность для потребителей возникает и в случаях отчуждения исключительного права на товарный знак, признанный в установленном порядке общеизвестным или воспроизводящий промышленный образец, либо фирменное наименование (или его часть), права на которые принадлежат лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленный образец или на фирменное наименование. Поэтому п. 2 ст. 1488 ГК предусматривает, что отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Речь также идет и о случаях, когда товарный знак содержит обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему; официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации; официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения обозначение, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено; обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте; обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника; обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.

В то же время снижение качества товара при выпуске его новым изготовителем под тем же товарным знаком само по себе не может служить основанием для постановки вопроса о введении потребителей в заблуждение. Из этого же исходит и судебная практика, которая считает, что «изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не может служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной, так как условие о качестве товара не является содержанием такой сделки, в отличие от лицензионного договора».

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака (знака обслуживания)

В отличие от договора об отчуждении исключительного права по лицензионному договору лицензиат не приобретает исключительного права на товарный знак, а получает право его использования в определенных договором пределах. Согласно п. 1 ст. 1489 ГК по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

Рассматриваемый договор относится к числу двусторонних и, как правило, возмездных договоров. Он должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации (п. 1 ст. 1490 ГК).

Закон прямо говорит об использовании товарного знака в определенной сфере предпринимательской деятельности, что позволяет сделать вывод о предпринимательском характере рассматриваемого договора. На него распространяются общие положения о лицензионном договоре, предусмотренные ст. 1235–1238 ГК.

К существенным условиям лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака относятся:

• предмет договора (с указанием данных о свидетельстве о регистрации товарного знака);
• способы использования товарного знака;
• перечень товаров (услуг), в отношении которых используется товарный знак;
• условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного лицензионного договора);
• условие об обязанности лицензиата обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром;
• условие о праве лицензиара осуществлять контроль за соблюдением лицензиатом предшествующего условия.

Важными условиями лицензионного договора являются также условия о сроке, территории и виде лицензии. Они, однако, не относятся к существенным условиям, ибо при их отсутствии договор будет действовать в течение пяти лет на всей территории Российской Федерации (п. 3 и 4 ст. 1235 ГК), а лицензия в соответствии с п. 2 ст. 1236 ГК будет предполагаться простой (неисключительной).

В отношении использования товарного знака возможно заключение сублицензионного договора (ст. 1238 ГК), если по условиям конкретного договора лицензиату предоставлено такое право.

Договоры о распоряжении исключительным правом на коммерческое обозначение

В отношении коммерческого обозначения невозможно заключение договора об отчуждении исключительного права на него или лицензионного договора о предоставлении права на его использование безотносительно к конкретному имущественному комплексу (предприятию),

которое индивидуализирует данное коммерческое обозначение. Любое распоряжение исключительным правом на коммерческое обозначение возможно только одновременно с распоряжением предприятием (имущественным комплексом), которое это обозначение индивидуализирует и с которым оно неразрывно связано (абз. 1 п. 4 ст. 1539 ГК). Только переход прав на предприятие, в том числе путем заключения договора о продаже предприятия или универсального правопреемства в результате реорганизации, может служить основанием для передачи исключительного права на коммерческое обозначение. Предоставление права использования коммерческого обозначения также возможно в составе предприятия при его аренде.

При использовании коммерческого обозначения в отношении нескольких предприятий (например, нескольких гостиниц, магазинов и т.п.), при передаче прав на часть таких предприятий (например, при отчуждении части принадлежащей одному владельцу сети ресторанов) также должен решаться вопрос о судьбе права на коммерческое обозначение. Правообладатель может либо оставить это право за собой для того, чтобы продолжить использование его в отношении оставшихся у него предприятий (тогда новому владельцу придется заново индивидуализировать перешедшие к нему имущественные комплексы), либо передать его новому владельцу тех предприятий, права на которые отчуждаются. В последнем случае правообладатель лишается права использования коммерческого обозначения для индивидуализации своих (оставшихся) предприятий и должен будет индивидуализировать их заново.

Единственным случаем одновременного использования одного коммерческого обозначения разными лицами для индивидуализации разных предприятий, функционирующих в одной сфере деятельности, является заключение договора коммерческой концессии. Поскольку по условиям данного договора пользователь как бы включает свое предприятие в систему предприятий правообладателя (как говорят, «под его зонтик»), в этом случае вполне допустимо использование коммерческого обозначения как прежним, так и новым правообладателем.

Обязательства из договоров о распоряжении исключительным правом на ноу-хау

Особенности договоров о распоряжении исключительным правом на ноу-хау

В договорах о распоряжении исключительным правом на секрет производства особенно велик риск правообладателя, ибо любая передача ноу-хау существенно повышает возможность его раскрытия и соответственно прекращения правовой охраны. Для приобретателя (пользователя) затруднительно определение возможной коммерческой выгоды: ведь при грамотном ведении переговоров правообладателем сущность ноу-хау остается для приобретателя (пользователя) неизвестной, по крайней мере до момента заключения договора.

Как известно, ноу-хау традиционно признавалось такой информацией, в отношении которой возможна фактическая, а не юридическая монополия (в отличие, например, от изобретения), что означало отсутствие исключительного права на секрет производства. Поэтому и договорные обязательства по передаче ноу-хау рассматривались как обязательства по передаче конфиденциальной информации, имеющей действительную или потенциальную коммерческую ценность. С введением в действие части четвертой ГК ситуация кардинально изменилась, поскольку закон признал на ноу-хау исключительное право. При распоряжении им теперь используются договорные формы, применяемые при распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности: договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ст. 1468 ГК) и лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (ст. 1469 ГК).

Договоры о распоряжении исключительным правом на ноу-хау следует отличать от договоров возмездного оказания услуг в форме обучения или консультирования. В последнем случае передаются сами знания, которые еще предстоит использовать на практике. При передаче исключительного права (предоставлении права использования) на секрет производства обеспечивается рациональное практическое применение таких знаний, формирование на их основе путем интеллектуальной деятельности сведений, имеющих коммерческую ценность.

Основная специфика договоров, заключаемых по распоряжению секретом производства, состоит в постоянном поддержании конфиденциальности передаваемых по договору сведений под страхом прекращения их правовой охраны как ноу-хау. При этом сохранение конфиденциальности ноу-хау важно не только в период действия договора о его использовании (прежде всего лицензионного), но и на преддоговорной стадии, а также и после прекращения действия договора.

На стадии предварительных переговоров потенциальный приобретатель права использования (исключительного права) получает доступ к сведениям, составляющим ноу-хау либо наводящим на его содержание, с тем чтобы он мог убедиться в состоятельности секрета производства и в его ценности. Однако сообщенные ему сведения должны сохраняться в тайне, иначе велик риск того, что охрана ноу-хау будет прекращена по причине его раскрытия потенциальным приобретателем. В таких условиях часто заключается отдельное соглашение, в соответствии с которым потенциальный покупатель обязуется соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей ему известной информации еще до заключения договора. В такое соглашение могут также включаться положения о признании приобретателем заинтересованности в приобретении секрета производства в связи с отсутствием необходимых разработок. Это может оказаться важным, поскольку еще на стадии переговоров приобретатель может установить сущность секрета производства и отказаться от заключения договора на том основании, что он якобы и так знал о тех сведениях, которые ему предоставил обладатель ноу-хау.

Аналогичным образом и после прекращения действия лицензионного договора лицензиат обязан не только прекратить использование ноу-хау, но и обеспечить сохранение конфиденциальности секрета производства, право на использование которого было ему предоставлено (абз. 2 п. 3 ст. 1469 ГК).

Равным образом лицо, распорядившееся своим исключительным правом на ноу-хау, также «обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства» (п. 2 ст. 1468 ГК). Использование ноу-хау правопредшествеником в этом случае зависит от условий договора, который может и не предусматривать его после отчуждения.

Специфика рассматриваемых обязательств объясняется еще и тем, что зачастую они являются сопутствующими при передаче (предоставлении) исключительного права на другой объект «промышленной собственности» (в частности, на изобретение или полезную модель).

Понятие и содержание договоров о распоряжении исключительным правом на ноу-хау

Условия договоров о распоряжении исключительным правом на секрет производства во многом аналогичны условиям таких же договоров, заключаемых в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права на этот секрет производства (п. 1 ст. 1468 ГК).

По свой юридической природе этот договор может быть реальным или консенсуальным; он относится к числу двусторонних и, как правило, возмездных, а также предпринимательских договоров.

Обязанностью отчуждателя (правообладателя) по такому договору является также передача приобретателю необходимых материалов и документов, объясняющих содержание ноу-хау и условия его применения, а также обеспечение ему необходимой технической поддержки.

По лицензионному договору о предоставлении права использования секрета производства одна сторона – обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1469 ГК).

Данный договор также может быть реальным или консенсуальным; он относится к числу двусторонних, как правило, возмездных и предпринимательских договоров.

Лицензиар по данному договору также обязан передать лицензиату необходимые материалы и документы, касающиеся содержания ноу-хау и условий его применения, и оказать лицензиату необходимую техническую поддержку.

Вознаграждение (платежи) по договору определяется исходя из различных факторов технического и коммерческого характера.

В лицензионном договоре может быть предусмотрено обязательство лицензиара по поставке необходимых для использования лицензиатом ноу-хау оборудования, узлов и материалов.

С учетом того, что исключительное право на ноу-хау действует до тех пор, пока оно не раскрыто, лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия (п. 2 ст. 1469 ГК). При заключении лицензионного договора без указания срока любая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив другую сторону не позднее чем за шесть месяцев. Договором этот срок может быть увеличен, но не уменьшен.

Лицензионный договор подлежит прекращению в случае раскрытия ноу-хау. При этом сторона, по вине которой было допущено нарушение конфиденциальности сведений, составляющих секрет производства, несет перед другой стороной ответственность за убытки, причиненные раскрытием ноу-хау.

Обязательства из договора коммерческой концессии

Понятие франчайзинга

Договор коммерческой концессии (франчайзинга) – новый для нашего гражданского права. Речь идет о возмездном приобретении одним предпринимателем (пользователем) у другого предпринимателя, обычно у коммерческой организации со сложившейся, хорошо известной потребителям деловой репутацией (правообладателя), права на использование принадлежащих ему средств индивидуализации производимых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, а также секретов производства (ноу-хау) и об оказании консультационной и иной организационной помощи, с тем чтобы товары и услуги пользователя выступали на рынке в таком же виде, как и аналогичные товары и услуги правообладателя.

Таким образом, предприниматель-пользователь в отношениях со своими контрагентами-потребителями выступает под маской правообладателя, оформляя результаты своей деятельности его атрибутикой, давно зарекомендовавшей себя на рынке соответствующих товаров или услуг. Своим клиентам он старается показать, что они приобретают товар или получают услугу, тождественную аналогичным результатам деятельности правообладателя, и по возможности даже подчеркнуть, что эту услугу им фактически оказывает сам правообладатель.

В действительности же такой пользователь, оставаясь независимым участником оборота, осуществляет самостоятельную предпринимательскую деятельность (хотя и под определенным контролем первоначального правообладателя).

Именно так, например, возникли действующие под вывеской известных компаний некоторые предприятия общественного питания (рестораны «Макдоналдс» и «Пицца Хат»), гостиничного хозяйства (отели «Шератон», «Хилтон», «Холидей Инн»), другие предприятия сферы обслуживания, производители многих пользующихся спросом потребительских товаров (обуви, одежды, бытовой техники и т.д.), нередко составляющие теперь объединенные соответствующей «вывеской» международные сети производителей или услугодателей. Обычно они являются не дочерними компаниями или филиалами правообладателя, а действующими под его вывеской отечественными (национальными) предпринимателями.

Франчайзинг касается либо производства и сбыта товаров, либо оказания услуг. Обычно выделяют такие его разновидности, как производственный франчайзинг, сбытовой франчайзинг и франчайзинг в сфере обслуживания, а иногда также и торговый франчайзинг.

Такие отношения весьма выгодны их участникам. Первоначальный правообладатель не только расширяет границы своего влияния без каких бы то ни было дополнительных затрат (на открытие филиалов, создание совместных или дочерних компаний и т.п.), но и получает прибыль в виде платы от пользователя, а также возможность контроля за его производственно-коммерческой деятельностью. Последний же выходит на сложившийся рынок в форме уже известного, зарекомендовавшего себя потребителям производителя или услугодателя, не неся при этом расходов на рекламу и другие маркетинговые мероприятия, но используя сложившийся стабильный спрос на производимые правообладателем товары или оказываемые услуги. Поэтому франчайзинг характеризуют как «удачный союз умной головы и прилежной посредственности».

Вместе с тем здесь возникает проблема защиты интересов потребителя (услугополучателя), которому необходимо обеспечить получение товаров или услуг такого же качества, как и производимых или оказываемых первоначальным правообладателем. Потребитель не должен страдать от подмены (замены) одного услугодателя другим, использующим чужую вывеску. Кроме того, соглашения участников франчайзинга могут содержать и некоторые условия по существу монополистического характера, прямо или косвенно ограничивающие конкуренцию на рынках сбыта соответствующих товаров или услуг. Учет этих обстоятельств составляет основу законодательного регулирования института франчайзинга.

Понятие договора коммерческой концессии

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (п. 1 ст. 1027 ГК).

По своей юридической природе данный договор является возмездным и двусторонним.

Необходимо подчеркнуть, что данный договор может использоваться исключительно в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем его сторонами могут быть лишь коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (п. 3 ст. 1027 ГК). Это – один из немногих сугубо предпринимательских договоров. Поэтому к отношениям между его участниками применимы специальные правила ГК об обязательствах при осуществлении предпринимательской деятельности.

Предмет договора коммерческой концессии составляет, во-первых, комплекс исключительных прав, закрепленных за правообладателем и индивидуализирующих производимые им товары, выполняемые работы или оказываемые услуги (право на товарный знак или знак обслуживания), а также принадлежащие ему торговые, промышленные и иные предприятия (право на коммерческое обозначение) и используемые им секреты производства (ноу-хау). Договором может быть предусмотрено предоставление пользователю прав на использование других объектов «интеллектуальной собственности» правообладателя – изобретений, промышленных образцов, программ для ЭВМ и т.д.

Во-вторых, предметом договора обычно является также возможность использования принадлежащих правообладателю, но не составляющих объекта его исключительных прав деловой репутации и коммерческого опыта, в том числе в виде различной документации по организации и ведению предпринимательской деятельности.

В-третьих, франчайзинг предполагает постоянное техническое и консультационное содействие пользователю со стороны правообладателя с целью обеспечения необходимого качества производимых им по договору (т.е. под маской правообладателя) товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг. Российский закон, однако, не считает это условие обязательным, ставя его в зависимость от усмотрения сторон (п. 2 ст. 1031 ГК). Однако обязательной составной частью предмета концессионного договора в соответствии с п. 1 ст. 1031 ГК является инструктаж пользователя и его работников по всем вопросам, связанным с осуществлением переданных ему правообладателем прав.

Таким образом, в концессионном договоре можно обнаружить элементы лицензионного договора (разрешение на использование объектов исключительных прав), договора об оказании возмездных услуг (консультативное и техническое содействие), договора простого товарищества (сотрудничество при исполнении договора для достижения общих предпринимательских целей) и даже договора купли-продажи (приобретение необходимой технической и деловой документации).

Вместе с тем такой договор не содержит элементов представительства, комиссии или агентского договора, так как пользователь всегда действует не только от своего имени и за свой счет, но и в своих интересах, осуществляя самостоятельную предпринимательскую деятельность. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) не относится и к числу смешанных (комплексных) договоров в смысле п. 3 ст. 421 ГК.

Не является он и разновидностью известных гражданскому праву договоров, на базе которых он развивался, в частности разновидностью лицензионного договора. В отличие от последнего франчайзинг дает возможность использовать не один определенный объект «интеллектуальной собственности», а комплекс объектов исключительных, а также иных имущественных прав. Кроме того, в лицензионных отношениях фактический изготовитель или услугодатель (лицензиат) не вправе использовать коммерческое обозначение правообладателя (лицензиара), право на которое составляет необходимый элемент именно коммерческой концессии. Поэтому применение к концессионному договору правил о лицензионном договоре допускается, только если оно не противоречит специальным правилам о нем и существу договора коммерческой концессии (п. 4 ст. 1027 ГК).

Следовательно, в соответствии с ГК договор коммерческой концессии представляет собой самостоятельный вид гражданско-правового договора.

Концессионный договор должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этих требований такой договор признается ничтожным (п. 1 и 2 ст. 1028 ГК).

Права и обязанности сторон договора коммерческой концессии

Концессионный договор как предпринимательский всегда является возмездным. При этом он должен содержать конкретные условия определения и выплаты вознаграждения правообладателю. Закон допускает различные формы такого вознаграждения: разовые (паушальные) или периодические (роялти) платежи, отчисления (проценты) от выручки, наценки на оптовую цену товаров и т.п. (ст. 1030 ГК). Обычно используется сочетание этих способов, состоящее в единовременной выплате после заключения договора (своеобразная «входная плата» за присоединение к сети правообладателя) и в периодических выплатах оговоренной части прибыли (отчислений от выручки). Вместе с тем вознаграждение в рассматриваемом договоре не может устанавливаться в соответствии с общим правилом п. 3 ст. 424 ГК, а является его существенным условием, которое стороны обязаны согласовать.

Существенными условиями концессионного договора являются также императивно сформулированные законом обязанности правообладателя (п. 1 ст. 1031 ГК). К ним относятся, во-первых, обязанность передать пользователю документацию и иную информацию, необходимую для осуществления предоставленных ему прав; во-вторых, обязанность проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

На правообладателя возлагаются и другие обязанности, если, однако, иное прямо не предусмотрено соглашением сторон (п. 2 ст. 1031 ГК).

В их число включены:

• обязанность обеспечить государственную регистрацию договора;
• обязанность оказывать постоянное техническое и консультативное содействие пользователю;
• обязанность контролировать качество товаров и услуг, производимых или оказываемых пользователем на основании договора.

Перечисленные обязанности сформулированы диспозитивным правилом закона и не относятся к числу существенных условий договора. Они, следовательно, могут и отсутствовать в конкретном договоре, а регистрация договора (например, с иностранным правообладателем) может даже стать обязанностью пользователя.

Императивно сформулированные законом обязанности пользователя также являются существенными условиями концессионного договора. В соответствии со ст. 1032 ГК к ним относятся:

• обязанность использовать коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации строго определенным в договоре способом;
• обязанность не разглашать ноу-хау и иную конфиденциальную коммерческую информацию, полученную от правообладателя;
• обязанность обеспечить соответствие качества производимых товаров или оказываемых услуг качеству аналогичных товаров или услуг, производимых или оказываемых правообладателем;
• обязанность соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение такого соответствия;
• обязанность оказывать потребителям дополнительные услуги, которые предоставляет своим потребителям правообладатель;
• обязанность информировать потребителей очевидным для них способом об использовании средств индивидуализации правообладателя в силу концессионного договора.

Кроме того, пользователь обязан уплачивать правообладателю обусловленное договором вознаграждение. По соглашению сторон на пользователя могут быть возложены и иные обязанности.

Концессионный договор может предусматривать определенный срок использования полученных от правообладателя прав либо заключаться без указания срока. Следовательно, срок не относится к числу его существенных условий.

Коммерческая субконцессия

По концессионному договору возможно установление обязанности пользователя по предоставлению оговоренному числу других предпринимателей разрешения на использование на определенных условиях полученного от правообладателя комплекса прав или его определенной части (субконцессия).

По условиям конкретного договора предоставление субконцессии может быть как обязанностью пользователя, так и его правом (п. 1 ст. 1029 ГК).

С помощью субконцессий правообладатель еще более расширяет свою сферу влияния на соответствующем рынке, создавая целые сети своих сбытовых или торговых организаций и управляя ими. Поэтому он может быть заинтересован в выдаче субконцессий. Первичный же пользователь в этом случае берет на себя дополнительные организационно-управленческие функции в отношении субконцессионеров и еще теснее связывается с первоначальным правообладателем.

К субконцессионному договору по общему правилу применяются нормы о договоре коммерческой концессии (п. 5 ст. 1029 ГК). Это касается прежде всего содержания (существенных условий), оформления и государственной регистрации такого договора. Договор субконцессии зависит от основного концессионного договора. Поэтому срок субконцессии не может превышать срок действия основного концессионного договора, а недействительность последнего влечет безусловную недействительность субконцессионного соглашения (абз. 2 п. 1 и п. 2 ст. 1029 ГК).

Вместе с тем традиционные правила о заключении субдоговоров в отношениях коммерческой концессии подвергаются некоторым изменениям. Во-первых, в случае досрочного прекращения концессионного договора (заключенного на срок) либо расторжения такого договора (заключенного без указания срока) в заключенном на его основе субконцессионном договоре возможна замена вторичного правообладателя (пользователя по основному концессионному договору) основным правообладателем (п. 3 ст. 1029 ГК). Ведь последний обычно заинтересован в сохранении концессионных отношений. Иначе говоря, здесь допускается замена кредитора по субдоговору кредитором по основному договору. Замена, разумеется, исключается в случае отказа самого правообладателя от принятия на себя прав и обязанностей стороны по такому договору либо в случае запрета такой замены основным концессионным договором.

Во-вторых, за вред, причиненный правообладателю действиями вторичных пользователей (по субконцессионным договорам), его контрагент-пользователь (по основному концессионному договору) по общему правилу отвечает субсидиарно с субконцессионерами (п. 4 ст. 1029 ГК), если только иное прямо не предусмотрено концессионным договором. В обычных субдоговорах (субаренды, субподряда и т.п.) первоначальный должник остается полностью ответственным перед кредитором за действия «субдолжников» – третьих лиц.

Это объясняется тем, что предметом концессионных договоров являются абсолютные по природе исключительные права, ненадлежащее осуществление которых во многих случаях причиняет вред непосредственно первоначальному правообладателю, остающемуся неизменным субъектом этих прав. Речь, в частности, идет о ситуациях, когда в результате деятельности указанных пользователей причиняется вред деловой репутации правообладателя, сокращается спрос на его товары или услуги и т.п. Поэтому основную ответственность за нарушение таких прав несет непосредственно субконцессионер. Вместе с тем и пользователь, переуступивший право на использование исключительных прав, не исключается вовсе из общей цепочки правоотношений, о чем свидетельствует субсидиарный характер его ответственности.

Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии

Концессионный договор может предусматривать конкретный объем использования полученных пользователем от правообладателя исключительных прав и коммерческой информации (например, по стоимости или количеству произведенных товаров или оказанных услуг, использованию их на одном предприятии или на определенном их количестве и т.п.), причем с указанием или без указания территории использования (например, торговля определенным видом товаров или оказание соответствующих услуг только в данном регионе). Такого рода ограничения предпринимательской деятельности, вытекающие из договорных условий, будучи по сути ограничениями конкуренции на соответствующем рынке, не могут нарушать запреты антимонопольного законодательства и должны исключать цели монополизации определенного рынка или ограничения доступа определенных потребителей к товарам и услугам.

Вместе с тем по условиям концессионного договора допускаются известные ограничения (самоограничения) прав сторон (п. 1 ст. 1033 ГК). Правообладатель может взять на себя обязательство не предоставлять аналогичные комплексы исключительных прав для использования третьим лицам либо также самому воздерживаться от аналогичной деятельности на данной территории. В этом случае пользователь приобретает по сути монопольные возможности на соответствующем рынке, поскольку на нем уже не могут выступать с аналогичными товарами или услугами ни другие пользователи, ни даже сам правообладатель.

Со своей стороны пользователь может принять на себя обязательства об отказе от конкуренции с правообладателем на территории, где действует концессионный договор, либо об отказе от получения аналогичных прав у конкурентов правообладателя (включая, например, отказ от приобретения значительных долей участия в их уставном капитале). Это гарантирует правообладателю возможность самостоятельного выступления на определенном рынке. К числу возможностей добровольного ограничения прав пользователя закон относит также его обязательство согласовывать с правообладателем место расположения и оформление коммерческих помещений, используемых при реализации предоставленных правообладателем исключительных прав.

Любые из перечисленных условий также не должны нарушать установленные законом антимонопольные запреты (под страхом признания их недействительными). Более того, два вида возможных ограничительных условий договора заранее объявлены ничтожными (п. 2 ст. 1033 ГК). К ним отнесены условия, по которым либо правообладатель получает право определять цену реализуемых пользователем товаров или услуг (как в виде конкретной цены, так и путем установления ее верхнего или нижнего предела), либо пользователь вправе каким-либо образом ограничивать круг своих потребителей-заказчиков (оказывая услуги лишь определенным их категориям либо лицам, имеющим место нахождения или жительства на данной территории).

В ином случае речь могла бы идти о попытке раздела рынка (путем фактического прикрепления потребителей к строго определенному изготовителю или услугодателю), условия сбыта на котором по сути диктовал бы не участвующий в нем правообладатель. Исключение территориальных ограничений для услугополучателей дает возможность выступать в этом качестве более широкому кругу потребителей, которым пользователь по концессионному договору не сможет отказать в предоставлении соответствующих товаров или услуг.

Исполнение договора коммерческой концессии

Правообладатель заинтересован в надлежащем исполнении пользователем его обязанностей по договору, прежде всего обязанностей по обеспечению качества предоставляемых потребителям товаров и услуг.

Ведь последний использует его средства индивидуализации, поэтому недостатки в деятельности пользователя непосредственно сказываются на деловой репутации правообладателя. С другой стороны, потребители во многих случаях уверены, что приобретают товар или услугу у самого правообладателя.

Поэтому в соответствии с ч. 1 ст. 1034 ГК правообладатель несет субсидиарную с пользователем ответственность по требованиям, предъявляемым заказчиком (потребителем) к пользователю в связи с ненадлежащим качеством реализуемых им товаров или услуг. Если же пользователь выступает в роли изготовителя товаров правообладателя, используя его товарные знаки и другие фирменные обозначения (производственный франчайзинг), правообладатель отвечает за качество этих товаров солидарно с пользователем (ч. 2 ст. 1034 ГК). Ведь потребитель в этом случае не знает фактического изготовителя товара, и правообладатель не может ссылаться на то, что товары изготовлены не им, а пользователем.

Во время действия договора правообладатель, остающийся субъектом комплекса исключительных прав, используемых пользователем, вправе передать эти права, их часть или отдельное право другому лицу путем их полного отчуждения. В такой ситуации концессионный договор сохраняется, однако его участником становится новый правообладатель (в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшим к нему исключительным правам) (п. 1 ст. 1038 ГК). При этом возможно появление множественности лиц на стороне правообладателя (при частичном отчуждении принадлежавших первоначальному правообладателю исключительных прав).

Аналогичное положение складывается в случае смерти правообладателя – физического лица, на место которого по общему правилу встает его наследник (наследники) (либо реорганизации юридического лица, место которого в договоре занимает его правопреемник). При этом необходима регистрация наследника в качестве индивидуального предпринимателя в течение срока для принятия наследства (а правопреемник юридического лица должен быть коммерческой организацией). До этого момента или до принятия наследником наследства осуществление прав и обязанностей правообладателя возлагается на назначенного нотариусом управляющего (абз. 2 п. 2 ст. 1038 ГК), который действует по правилам о договоре доверительного управления. При отказе наследников или отсутствии их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей в установленный срок договор франчайзинга прекращается.

При прекращении использовавшегося по договору франчайзинга исключительного права, в том числе в связи с истечением установленного соответствующим законом срока его действия, договор сохраняет силу в отношении оставшихся прав, т.е. действует, за исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву (ч. 1 ст. 1040 ГК) (если только речь не идет о праве пользования фирменным наименованием или коммерческим обозначением). Однако пользователь вправе в этом случае потребовать от правообладателя соразмерного уменьшения вознаграждения (если только иное прямо не предусмотрено договором).

Поскольку договор коммерческой концессии является предпринимательским, взаимная ответственность сторон за его нарушение наступает независимо от их вины, если только иное прямо не установлено их договором (п. 3 ст. 401 ГК).

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии

Концессионный договор может быть изменен сторонами в течение срока его действия по общим правилам об изменении гражданско-правовых договоров. Однако любые изменения этого договора подлежат обязательной государственной регистрации в том же порядке, что и его заключение. Лишь с момента такой регистрации соответствующие изменения приобретают силу для третьих лиц, в том числе для потребителей (контрагентов) пользователя (если, конечно, указанные лица ранее не знали и не должны были знать о таких изменениях).

При изменении или замене правообладателем своего коммерческого обозначения, используемого пользователем по концессионному договору, последний сохраняет силу в отношении нового коммерческого обозначения правообладателя, но лишь при условии согласия на это пользователя (который в соответствии со ст. 1039 ГК вправе в этом случае потребовать расторжения договора и возмещения причиненных ему убытков).

При этом договор должен быть соответствующим образом изменен и перерегистрирован (как и право пользования новым коммерческим обозначением) за счет правообладателя. Пользователь, кроме того, вправе требовать соразмерного уменьшения вознаграждения, причитающегося правообладателю, поскольку новое наименование последнего обычно не пользуется такой же коммерческой репутацией, как прежнее.

Концессионный договор, заключенный без указания срока его действия, прекращается по заявлению одной из сторон при условии уведомления об этом контрагента не менее чем за шесть месяцев (договором может предусматриваться и более продолжительный срок).

Концессионный договор, заключенный на определенный срок, прекращается по общим основаниям прекращения договорных обязательств. При этом досрочное прекращение такого договора, как и расторжение договора, заключенного без указания срока, подлежит обязательной государственной регистрации.

Кроме того, договор коммерческой концессии прекращается:

• при прекращении принадлежащих правообладателю прав на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами (в том числе в случаях их неиспользования в течение длительного срока) (п. 3 ст. 1037, ч. 2 ст. 1040 ГК);
• при изменении правообладателем своего коммерческого обозначения и отсутствии согласия пользователя на продолжение действия договора в измененном виде (ст. 1039 ГК);
• при объявлении одного из участников договора банкротом (поскольку при этом такой участник лишается статуса предпринимателя) (п. 4 ст. 1037 ГК);
• в случае смерти правообладателя – физического лица при отказе его наследников от наследства или неполучении ими регистрации в качестве предпринимателя в течение срока для принятия наследства (абз. 1 п. 2 ст. 1038 ГК).

Добросовестный пользователь вправе добиваться заключения договора франчайзинга на новый срок на тех же условиях (п. 1 ст. 1035 ГК).

Это правило защищает интересы пользователя как более слабой стороны договора, оказывающейся после его расторжения в весьма невыгодном положении: ему необходимо продолжать предпринимательскую деятельность, не имея более возможности пользоваться средствами индивидуализации и коммерческим опытом правообладателя.

Между тем место пользователя в коммерческой системе правообладателя сможет занять новый предприниматель, который получит необоснованные выгоды от созданного прежним пользователем положения, не говоря уже о том, что по существу за счет последнего и сам правообладатель расширил сферу своей деятельности. Кроме того, возобновление договора франчайзинга может служить интересам потребителей на устоявшемся рынке товаров или услуг.

С другой стороны, такое право пользователя не может быть безусловным, ибо это вредило бы законным интересам правообладателя, который, например, может утратить интерес к рынку, где работал пользователь. Поэтому возможность понуждения правообладателя к возобновлению договорных отношений с пользователем ограничивается законом.

Разумеется, правообладатель может отказать в возобновлении договора пользователю, ненадлежащим образом исполнявшему свои обязанности по ранее действовавшему договору (п. 1 ст. 1035 ГК). Добросовестному пользователю правообладатель может отказать в заключении договора и без объяснения причин, если в течение трех лет он не будет заключать аналогичные договоры с другими пользователями (или соглашаться на заключение аналогичных договоров субконцессии) на территории, где действовал прежний договор (п. 2 ст. 1035 ГК).

В ином случае правообладатель обязан либо заключить такой договор с прежним пользователем (причем на не менее благоприятных для пользователя условиях, чем содержал прекратившийся договор), либо возместить ему все убытки, включая упущенную выгоду.