Жандильдин Т.Е., к.т.н., старший научный сотрудник, доцент кафедры «Маркетинга и логистики»

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстан

Торговля лицензиями на ноу-хау

Что же такое ноу-хау? Теория и практика международной торговли лицензиями знает многочисленные определения «ноу-хау». Впервые этот термин был использован в договорной практике между компаниями США и Великобритании, а впоследствии стал широко применяться и другими странами. Первоначально под ноу-хау понимали информацию, специально опущенную заявителем в описании изобретения, и придавали смысл «знать, как применять патент». Со временем термин ноу-хау утратил свое первоначальное значение и стал пониматься буквально «знать, как сделать». Этому способствовало и то, что ноу-хау стало самостоятельным объектом сделок, в том числе не связанных с запатентованными изобретениями.

С момента становления мировой патентной системы и до сегодняшнего времени изобретатели стремятся в материалах заявки не раскрывать ноу-хау, без знания которого невозможно использовать изобретение промышленным путем. Раньше, учитывая относительно небольшую сложность технических решений, заявляемых в качестве изобретений, скрыть ноу-хау было гораздо труднее. При современном уровне техники и технологии, при значительном увеличении сложности технических решений, заявляемых в качестве изобретений, скрыть ноу-хау в материалах заявки и в патентном описании не представляет особого труда. Этим и пользуются разработчики зарубежных фирм, и тем самым предотвращается использование изобретения конкурентами.

Приобретатель ноу-хау может быстро и эффективно достичь за счет этих знаний и опыта положительного результата. Из практики продажи лицензий известны случаи, когда покупатель не счел целесообразным приобретать ноу-хау, и купленный им объект договора не обеспечивал необходимых результатов.

Сложившаяся в странах мира практика по предотвращению использования изобретений конкурентами путем нераскрытия в патентном описании части технических решений для использования их как ноу-хау, без которых невозможно применить изобретение в промышленном производстве, прямо противоречит принятым во многих странах мира патентным законам, в том числе Патентному закону Республики Казахстан [1]. В их абсолютном большинстве предусматривается, что изобретение в патентном описании должно быть описано настолько полно и подробно, чтобы оно могло быть осуществлено промышленным путем компетентными специалистами в данной области техники. Но следует отметить, что в абсолютном большинстве случаев по опубликованным описаниям к патентам практически невозможно осуществить изобретение промышленным путем. Всякие попытки в этом направлении оказываются безрезультатными из-за того, что в них не раскрывается ноу-хау, которые необходимо знать для промышленного использования научно-технического достижения.

Самым невероятным представляется то, что во всех странах мира об этом знают и молчаливо соглашаются с установившейся практикой. Не известно ни одного решения суда, которым был бы аннулирован патент в связи с неполнотой раскрытия в описании сущности изобретения [2,3]. В этой связи практически утратили свое значение принудительные лицензии. Если такая лицензия будет выдана, то патентовладелец бессилен запретить применение новшества, но нельзя заставить его передать ноу-хау. Следовательно, на практике выдача принудительной лицензии в большинстве случаев не дает возможность использовать изобретение в промышленности.

В международной торговле лицензиями под ноу-хау понимают конструктивные и технологические секреты производства, не обеспеченные патентной защитой. Когда говорят о ноу-хау, то, как правило, имеют в виду технологические, конструкторские секреты производства. Однако лицензионные соглашения зарубежных фирм свидетельствуют о том, что в качестве ноу-хау в них указываются конфиденциальные сведения коммерческого характера [3]. Такие сведения способствуют лицензиату (покупателю лицензии) в реализации его продукции на международном рынке. Иногда подразумевают сведения управленческого и организационного характера. Имеются также случаи предоставления лицензиату сведений о наиболее целесообразной организации производства и рациональном размещении оборудования для выпуска лицензионной продукции.

В большинстве случаев к ноу-хау относят научно-технические достижения, на которые могли бы быть выданы патенты, но фирмы по тем или иным причинам не пожелали их получить. Часто отказ от патентной охраны новшества связаны с необходимостью сохранения полной конфиденциальности. Поэтому неправильно не относить их к ноу-хау из-за того, что они могут быть патентоспособными.

Таким образом, под «промышленным» ноу-хау следует понимать технические знания, опыт, данные, методы или их комбинации, которые представляют ценность и известны лишь ограниченному кругу экспертов. При этом в своем полном объеме они должны быть нигде не опубликованы и не имеют патентную защиту.

Как объект интеллектуальной собственности ноу-хау характеризуется шестью основными критериями.

Первый критерий заключается в том, что ноу-хау, прежде всего техническое решение, которое может быть самым разнообразным. Хотя давно известны управленческие, экономические, финансовые и другие знания, связанные с разработкой и совершенствованием новой техники, технологии и материалов, которые также относятся к ноу-хау.

Второй критерий связан с тем, что ноу-хау имеют промышленную ценность.

Третий и основной критерий ноу-хау – это секретность сведений, их конфиденциальный характер, известность лишь определенному кругу лиц.

Отсутствие правовой защиты патентным, национальным, международным законодательством является четвертым критерием ноу-хау. В связи с этим возникает довольно серьезная проблема. Любое лицо, которому добросовестным или недобросовестным путем ноу-хау станет известным, может его использовать. При этом данное лицо не понесет никакой ответственности перед владельцем. Следовательно, право на ноу-хау нельзя признать исключительным. В данном случае его владелец не может запретить другим лицам самостоятельно применять и предлагать к продаже технические решения, идентичные охраняемому ноу-хау [4-6]. Однако такое мнение не разделяется некоторыми авторами, которые полагают, что право на ноу-хау являются исключительными и поэтому владелец неисключительной лицензии на ноу-хау может считаться обладателем исключительных прав [7-8].

Шестой критерий связан с тем обстоятельством, что для использования ноу-хау необходимо быть специалистом (т.е. обладать определенными знаниями).

В современных экономических условиях состояние конкурентоспособности фирм в значительной степени зависит от их умения защитить свою деловую и техническую информацию, включая ноу-хау, от несанкционированного использования. Новые идеи являются специфическим товаром, имеющим коммерческую стоимость.

На сегодня в Республике Казахстан нет специального закона об охране коммерческой тайны, как нет его и в большинстве стран мира. В статье 126 Гражданского кодекса Республики Казахстан [9] дано определение служебной и коммерческой тайны как информации, имеющей действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам. К такой информации нет доступа на законном основании и по отношению к ней обладатель должен принимать меры к охране ее конфиденциальности.

Секретность ноу-хау, как и в случае с коммерческой тайной, должна быть обеспечена с момента его создания. Тогда появляется реальная возможность реализовать его по лицензионному соглашению. В условиях рыночной экономики сохранение в секрете ноу-хау является одним из основных факторов коммерческой реализации научно-технического достижения. С этой целью обязательно должны соблюдаться требования лицензионных соглашений, апробированные международной практикой. Например, с ноу-хау конфиденциально должны ознакомиться только те лица, которым это необходимо для производственной деятельности и только в требуемом объеме.

Если лицензиар (продавец лицензии) не предпримет соответствующих мер для сохранения в секрете своих знаний и опыта, он рискует. В случае отказа лицензиата после ознакомления с ноу-хау купить на него лицензию, лицензиар может попасть в невыгодное положение, поскольку сведения о ноу-хау разглашены и полностью возвращены быть не могут. Поэтому потенциальные партнеры обычно заключают опционное соглашение. В его условиях оговариваются, что если в результате знакомства с ноу-хау не заключат лицензионное соглашение, потенциальный покупатель не имеет права разглашать, передавать третьим лицам полученные от продавца сведения и промышленно использовать их. Кроме того, он теряет определенную сумму, внесенную на счет продавца за ознакомление с ноу-хау. Если же лицензионная сделка все-таки состоится, внесенная сумма пойдет в счет будущих платежей по лицензии. Подписав соглашение, покупатель не менее продавца будет заинтересован в сохранении ноу-хау в тайне. Лицензионное соглашение на ноу-хау может быть заключено и без предварительного опционного соглашения, если лицензиата удовлетворят гарантии, даваемые лицензиаром, а лицензиара – обязательство партнера не разглашать переданных сведений.

Известно, что на ноу-хау не распространяется законодательство о прямой правовой охране, то есть ноу-хау является неохраняемым видом промышленной собственности. Косвенная их защита ограничивается публикацией информации, в которой существо ноу-хау не раскрывается.

Перед организацией, заинтересованной в коммерческой реализации технологических секретов, неизбежно встают вопросы о предотвращении утечки сведений о них, защите ноу-хау от несанкционированного использования. Как показывает анализ практики, ноу-хау раскрывается в публикациях, помещаемых в журналах, диссертациях, докладах на конференциях, семинарах, выступлениях в средствах массовой информации. Каналом для утечки информации могут стать рекламные материалы и демонстрация научно-технических достижений на выставках. В ходе переговоров технических специалистов с представителями иностранных фирм тоже нередко просачивается ценная информация, которая может быть отнесена к ноу-хау. Сегодня защитить ноу-хау можно только грамотной публикацией сведений без раскрытия их сущности, а также внесением в договоры условий о правах на ноу-хау, их конфиденциальности и соответствующих санкциях.

Соглашения на передачу ноу-хау похожи на договоры о передаче запатентованной технологии. Основное их отличие заключается в большей конфиденциальности передаваемой информации, исключительности прав и сроках действий соглашений. Соглашениями также обычно предусматривается техническая помощь.

При переговорах о заключении лицензионных соглашений необходимо четко определять цель и объект соглашения. При передаче ноу-хау следует детально и точно описать технологию. Если речь идет об оказании технической помощи, необходимо указать сущность предоставляемой технической информации, способы ее передачи, объем помощи и продолжительность ее оказания [3].

С юридической точки зрения важнейшим является вопрос о характере и объеме лицензионного соглашения. Необходимо указать соответствующий раздел техники. Часто по одному пункту ноу-хау могут существовать заявки в нескольких технических областях. В таком случае необходимо четко определить права лицензиата по каждой заявке в отношении производства и реализации продукции.

Необходимо также указать, что лицензия выдается на производство и продажу, и определить исключительные права по каждому из этих видов деятельности. Должны быть также оговорены географическая территория действия лицензии и возможности экспорта. Если речь идет о новой технологии, лицензия на ноу-хау почти всегда является исключительной: в этом ее основное отличие от патентной лицензии. Важным аспектом соглашения о передаче ноу-хау является условие конфиденциальности. Поскольку раскрываемая информация не охраняется патентом, лицензиару приходится тщательно охранять свою технологию.

Основным вопросом при заключении соглашений является финансовая сторона дела. Зачастую нелегко установить размер роялти, особенно для новой технологии. Роялти исчисляются в зависимости от действительной стоимости передаваемых ноу-хау, которую трудно точно определить. Необходимо учитывать преимущества данной технологии, сумму капиталовложений для организации производства и другие. Поэтому роялти, составляющие 5% от валового объема продаж, представляются весьма приблизительной величиной, но считаются разумным средним размером вознаграждения. Помимо роялти лицензиар обычно получает определенную сумму в виде единовременного платежа для частичного покрытия расходов на научно-исследовательские работы.

Сроки действия соглашений о передаче ноу-хау обычно короче, чем для патентных лицензионных соглашений. Это объясняется отсутствием правовой охраны и трудностями соблюдения конфиденциальности в отношении незапатентованной технологии в течение длительного времени. Обычно срок для соглашений о передаче ноу-хау составляет 5 лет. Соглашение завершается, как правило, пунктами о времени вступления его в силу, об условиях продления, а также о прекращении действия.

Литература

1. Патентный закон Республики Казахстан от 16.07.99 г. Дата последней редакции 10.07.2012 г.

2. Корчагин А.Д. и др. Правовые аспекты передачи технологий на коммерческой основе. М.: ФИПС Роспатента, 2000.

3. Герберт Штумпф. Договор о передаче ноу-хау (пер. с нем.). М.: Изд. «Прогресс», 1976.

4. Эпштейн М.Я. Существуют ли исключительные права на ноу-хау? // Патенты и лицензии, № 5, 2001.

5. Еременко В.И. Содержание и природа исключительных прав (интеллектуальной собственности) // Интеллектуальная собственность, № 4, 2000.

6. Смирнов В.А. Ноу-хау в российском законодательстве.// Интеллектуальная собственность , № 1, 2000.

7. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1999.

8. Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Юридический мир, № 3-4, 2000.

9. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1.07.2012 г. № 409-1 (с изм. и дополн. по состоянию на 10.07.2012 г.).