Охрана маркетинговых обозначений

Общие положения

Для обозначения производимых товаров, поставляемых на рынок (market), их производители используют маркетинговые обозначения:

• фирменное наименование;
• товарный знак;
• наименование места происхождения товара;
• указание происхождения товара;
• доменное имя.

За исключением доменного имени, остальные объекты давно используются для обозначения товаров и их производителей, и во многих странах ни являются охраняемыми.

В 1883 г. Парижская конвенция признала их крану на международном уровне, причем товарным знакам посвящена большая часть Конвенции, чем изобретениям и промышленным образцам.

Причина такого положения заключается в том, что любые обозначения товаров легко копировать и использовать для маркировки аналогичных товаров иных производителей.

Если основной производитель добился устойчивого рыночного положения и репутации на рынке за счет выпуска высококачественной продукции, его конкуренты часто стараются свою менее качественную продукцию обозначать теми же знаками.

В результате потребитель может по неведению и незнанию приобрести некачественную продукцию и разочароваться в ней.

Таким образом, неправомерное использование маркетинговых обозначений основного производителя ведет к снижению его доходов и прибыли, а также к ущербу репутации.

Ущерб репутации сказывается и на снижении доходов от реализации новой проекции.

Другими словами, свободное использование маркетинговых обозначении противоречит экономическим интересам законного производителя товаров, но выгодно имитаторам аналогичной продукции.

Именно по этой причине во многих странах свободное использование маркетинговых обозначений поставлено вне закона.

В системе интеллектуальной собственности охрана маркетинговых обозначений оказалась потому, что они используются для обозначения товаров, в которых воплощены креативные объекты интеллектуальной собственности.

Охрана маркетинговых обозначений представляет собой средство обеспечения прав и интересов производителей товаров.

Дело в том, что для пуска альтернативной продукции необходимо много времени и ресурсов, тогда как чужие обозначения на малоизвестной продукции могут легко использоваться.

Именно такое использование маркетинговых обозначений наносит наибольший ущерб основным производителям.

Представление о маркетинговых обозначениях, несмотря на его простоту и естественность, является новым в системе интеллектуальной собственности, в экономике и маркетинге.

Это понятие можно определить так: Маркетинговые обозначения — это указания участников рыночных отношений, в частности, производителей и выпускаемых ими товаров, организаций и лиц, оказывающих или предоставляющих услуги (бытовые, социальные, транспортные, финансовые, инновационные, инвестиционные, консалтинговые и т. д.).

Обычно в системе интеллектуальной собственности маркетинговые обозначения называют способами индивидуализации юридических лиц и индивидуализации товаров и услуг.

Использование понятия «маркетинговые обозначения» представляется предпочтительнее, чем «способы индивидуализации», поскольку оно:

• отражает рыночное (marketing) предназначение обозначений;
• выражает сущность и назначение обозначений;
• не содержит противоречий и неточностей, свойственных понятию «способы индивидуализации».

Во многих странах термин «способы индивидуализации» вообще не используется.

Фирменные наименования

Гражданский кодекс Российской Федерации установил два вида наименований юридических лиц — фирменное наименование и коммерческое обозначение, разместив их в разных местах и считая их различными объектами.

К сожалению, при формировании соответствующих норм разработчики Гражданского кодекса проигнорировали положения Парижской конвенции.

В оригинальном (французском) тексте Парижской конвенции используется термин «not commercial», а в английском — «trade name».

Однако в официальном русском тексте Конвенции используется только термин «фирменное наименование», поэтому введение в Гражданский кодекс Российской Федерации понятия «коммерческое обозначение» противоречит русскому тексту Парижской конвенции, где признается только понятие «фирменное наименование».

Несмотря на это, в литературе экономической или маркетинговой направленности очень часто используют прямые переводы французскою и английского терминов, т. е. коммерческое обозначение, коммерческое коммерческое наименование, а также торговое имя или торговое название.

Все это создает ненужную путаницу, поскольку этим терминам придают разный смысл, фирменное наименование не определяется в гражданском законодательстве, однако такое определение можно установить.

Фирменное наименование — это название участника гражданского оборота, которое может не совпадать с его полным или сокращенным наименованием, регистрируемым в установленном порядке, но имеет с ним то или иное сходство.

Парижская конвенция устанавливает, что фирменное наименование является охраняемым объектом интеллектуальной собственности; имеет экстерриториальную охрану в странах Парижского союза; требует регистрации, требование регистрации фирменного наименования заявлено в ст. 1473(1) Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица».

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1475 предоставил юридическому лицу «исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц».

Причем «исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент включения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования».

Данные положения Гражданского кодекса в отношении фирменных наименований противоречат ст. 8 Парижской конвенции и в соответствии со ст. 26 и 27 Венской конвенции о праве международных договоров не Должны применяться.

С другой стороны, в ст. 1538(1) Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что юридические лица могут использовать для индивидуализации принадлежащих им предприятий «коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц».

Эти положения Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении коммерческих обозначений соответствуют положениям Парижской конвенции для фирменных наименований, и только эти положения подлежат применению.

Таким образом, термины «фирменное наименование» и «коммерческое обозначение» следует признать синонимами и для соответствия Парижской конвенции к ним должны применяться только ст. 1538—1541, но не ст. 1473—1475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отсутствие требования регистрации фирменного наименования, установленное международными нормами, несомненно, осложняет охрану.

Поэтому целесообразно выбирать и использовать фирменные наименования, которые сходны с регистрируемыми полными наименованиями участников гражданского оборота или товарными знаками.

Фирменное наименование в некотором отношении аналогично имени и фамилии человека, которые регистрируются органами ЗАГС.

Иногда считают, что право на фирменное наименование сходно с личным неимущественным правом авторства, устанавливающим создателя того или иною объекта интеллектуальной собственности, например произведения, изобретения и т. д.

С другой стороны, фирменное наименование устанавливает производителя того или иного товара.

Однако такая аналогия и сходство не являются полными.

Во-первых, личное неимущественное право автора некоторого объекта интеллектуальной собственности обычно признается бессрочным, тогда как право на фирменное наименование не превышает времени существования соответствующего юридического лица.

Во-вторых, при плагиате авторского права изменяют имя автора, оставляя неизменным объект, а при «плагиате» фирменного наименования подменяют товар, а не наименование известного производителя товара.

В-третьих, авторское право возникает с момента создания произведения, а право на фирменное наименование — с момента регистрации соответствующего хозяйствующего субъекта.

Эволюция охраны товарных знаков

Товарные знаки имеют давнюю историю.

Тысячи лет тому назад на изготовлявшихся предметах, вещах, а также животных проставлялись клейма — специальные знаки для указания изготовителя или владельца.

Такие отличительные знаки существовали во всех древних цивилизациях: Китае, Египте, Греции, Риме.

При ремесленном производстве использование знаки, идентифицирующие ремесленников или их гильдии.

Считается, что первый закон в отношении охраны прообразов товарных знаков был принят в 1266 г. в Англии.

С 1373 г. помимо клейма производителя требовалось ставить клеймо гильдии, к которой относился мастер.

Личные клейма представляли большую ценность, и их передача по наследству или по завещанию особо оговаривалась.

В Европе широко применялись купеческие знаки для указания имени купца, поставляющего тот и иной товар.

Подделка знаков запрещалась, и наказанием могла быть смертная казнь или отсечение правой руки.

Развитие промышленного производства товаров привело к постепенной замене знаков и клейм гильдий и ремесленников товарными знаками предприятий.

В конце XIX в. во многих странах были введены в действие национальные законы по охране товарных знаков, например, в Российской империи с 1830 г. действовало Положение о клеймении изделий русских мануфактур, фабрик и заводов.

Закон о товарных знаках появился во Франции в 1857 г.

В Российской империи в 1896 г. был принят закон «О товарных знаках фабричных и торговых марках и клеймах».

После 1917 г. действие этого закона изменено Декретом СНК «О товарных знаках» 1922 г., а в 1926 г. — постановлением ЦИК и СНК СССР «О товарных знаках».

В 1936 г. было Принято постановление «О производственных марках и товарных знаках», в котором введена особая форма товарного знака — торговая марка, что Впоследствии привело к повсеместной путанице: товарный знак и торговая марка стали фактически считаться и использоваться как синонимы.

В настоящее время только товарный знак является правовым термином, тогда как словосочетание «торговая марка» используется в основном в экономической литературе.

В 1962 г. принято постановление Совета Министров СССР «О товарных знаках», в соответствии с которым государственные, кооперативные и иные общественные предприятия и организации были обязаны проставлять на выпускаемых ими товарах или на их упаковке товарные знаки, зарегистрированные в Государственном комитете СССР по делам изобретений и открытий.

В 1991 г. был принят Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания», который не вступил в силу.

С 2008 г. правовое положение товарных знаков и знаков обслуживания будет регулироваться Гражданским кодексом Российской Федерации.

С точки зрения перевода термина «trade mark» на русский язык правильным является «торговая марка», а по существу — «товарный знак», поскольку первый термин характеризует в основном производителя, а вто рой — товар.

Впоследствии путаница усугубилась, поскольку наряду с термином «товарный знак» стали использовать новые, в частности «бренд», «логотип», «слоган» и т. д.

После распада Советского Союза в странах с переходной экономикой были приняты национальные законы об охране товарных знаков, например, в Российской Федерации 23 сентября 1992 г. принят Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В последующем в этот Закон вносились многочисленные изменения, прежде всего для их соответствия международным договорам.

Международные нормы по охране товарных знаков установлены в ряде международных договоров.

Парижская конвенция в своей большей части посвящена правовой охране товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест и указаний происхождения товаров, а также фирменных наименований.

Положение вполне объяснимое для конца XIX в., когда промышленное производство находилось на этапе бурного развития во многих странах и охрана товаров, услуг и производителей становилась очень актуальной.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков принято в 1891 г. и пересматривалось в 1900 г. в Брюсселе, в 1911 г. — в Вашингтоне, в 1925 г. — в Гааге, в 1934 г. — в Лондоне, в 1957 г. — в Ницце, в 1967 г. - в Стокгольме, и изменено в 1979 г.

Протокол к Мадридскому соглашению принят 27 июня 1989 г. и вступил в силу 1 декабря 1995 г. для первых четырех стран, ратифицировавших его.

Советский Союз стал членом Мадридского соглашения 1 июля 1976 г., а Российская Федерация — 25 декабря 1991 г.

Членом Мадридского протокола Российская Федерация стала 10 июня 1997 г.

Ниццское соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков принято 15 июня 1957 г. и вступило в силу 8 апреля 1961 г., пересмотрено в Стокгольме 14 июля 1967 г., в Женеве— 13 мая 1977 г. и изменено в 1979 г. (Женевский акт).

Международная классификация то варов и услуг регулярно пересматривается, и с 2002 г. действует ее восьмая редакция.

Российская Федерация стала членом Соглашения 25 декабря 1991 г.

Венское соглашение об учреждении Международной классификации изобразительных элементов знаков заключено 12 июня 1973 г., но вступило в силу через 12 лет — 9 августа 1985 г., а 1 сентября этого же года в него были внесены изменения.

Соглашение установило Международную классификацию изобразительных элементов знаков, которые состоят из них или их содержат.

С 1 января 2003 г. действует пятая редакция классификации, II января 2008 г. будет действовать шестая редакция.

В настоящее время лишь 23 страны являются членами этого соглашения, Российская Федерация им не является.

Договор о регистрации товарных знаков принят на Венской дипломатической конференции ВОИС 12 июня 1973 г. и вступил в силу в 1980 г. Договор предусматривал создание новой системы международной регистрации знаков, в которой регистрация знаков имела статус национальной регистрации, но для распространения регистрации на выбранные заявителем страны не требовалось согласия этих стран.

Другими словами, международная регистрация могла действовать в любых странах без согласия этих стран.

Это несомненное нарушение международного права привело к тому, что лишь пять стран стали членами этого договора.

Сейчас трудно Остановить, кто инициировал создание и принятие столь реакционного договора.

Нельзя же считать, что договор был предложен Буркина Фасо, Габоном, Конго, Того и СССР, которые его ратифицировали по профессиональной некомпетентности.

ВОИС старается забыть об этом Договоре, поэтому в огромном массиве информации можно найти лишь упоминания о нем.

Соглашение ТРИПС.

Товарным знакам и знакам обслуживания посвящены ст. 15—21, в которых установлены нормы в отношении охраняемых объектов, предоставляемых прав, исключения из охраны, срок охраны, требование использования, лицензирование и передача прав.

Некоторые положения введены впервые на международном уровне.

Договор о законах по товарным знакам принят на Дипломатической конференции в Женеве 27 октября 1994 г. и вступил в силу 1 августа 1996 г.

Основное предназначение Договора — совершенствование регистрации товарных знаков на национальном и международном уровне.

Договор применяется к знакам, относящимся к товарам (товарные знаки) и (или) услугам (знаки обслуживания).

Договор не распространяется на коллективные, сертификационные и гарантийные знаки, а также на голографические знаки и знаки, не состоящие из визуальных обозначений, в частности на звуковые и обонятельные знаки.

Российская Федерация является членом Договора с 11 июля 1998 г.

Сингапурский договор о законах по товарным знакам принят 27 марта 2006 г. на Дипломатической конференции, созванной для пересмотра Договора о законах по товарным знакам и приведения его в соответствие с техническими достижениями последнего десятилетия.

Договор регулирует процедуры регистрации и лицензирования товарных знаков и будет применяться к товарным знакам и знакам обслуживания.

Новые правил применимы ко всем видам товарных знаков, кроме коллективных, сертификационных и гарантийных знаков.

В договоре нет оговорки в отношении голографических знаков и знаков, не состоящих из визуальных обо значений, в частности звуковых и обонятельных знаков, следовательно, он может на них распространяться.

Субъекты охраны

Товарные знаки признаются объектами, на которые не распространяется личное неимущественное право.

Другими словами, товарные знаки могут иметь владельца, но не автора.

Положение вполне объяснимое, поскольку товарный знак предназначен для отличия товаров одного производителя от аналогичных товаров других производителей.

Таким образом, только производитель тех или иных товаров может быть субъектом права на товарный знак.

Понятно, что право на товарный знак может быть передано по договору иным лицам.

Кроме того, в силу ряда правовых оснований, например при реорганизации юридического лица, право на товарный знак может перейти к иным лицам.

В Гражданском кодексе Российской Федерации субъектами охраны товарных знаков признаются:

• юридические лица или индивидуальные предприниматели, производящие товары или предоставляющие услуги;
• правопреемники вышеуказанных лиц.

Все эти лица признаются обладателями исключительного права на товарный знак или знак обслуживания.

Объекты охраны

В ст. 1 Закона СССР 1991 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания» и в ст. 1 Закона Российской Федерации 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» установлено, что товарный знак и знак обслуживания — это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

В Гражданском кодексе Российской Федерации определение понятий «товарный знак» и «знак обслуживания» отсутствует, как отсутствует и определение терминов «однородные товары» и «однородные услуги».

Такое положение нельзя считать правильным, поскольку оно позволяет патентному ведомству устанавливать и изменять соответствующие определения Подведомственных актов в интересах тех или иных лиц.

Следует признать, что произвол патентного ведомства должен быть ограничен положениями Соглашения ТРИПС, обязательными для всех членов ВТО.

В соответствии со ст. 15(1) этого Соглашения «любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком.

Такие обозначения, в частности слова, включая имена лиц, буквы, цифры, изобразительные элементы и сочетание цветов, а также любое сочетание таких обозначений могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Если знаки по своему существу не обладают способностью к различению соответствующих товаров или услуг (relevant goods or services), страны могут поставить возможность регистрации знака в зависимость от различительной способности, приобретенной в процессе использования».

Рассмотрим это положение подробнее.

Во-первых, использование выражения «товары или услуги» ошибочно, поскольку предприятия могут не только производить товары, но и предоставлять услуги, например в отношении производимых и иных товаров.

Во-вторых, выражение «relevant goods or services» переводится как «соответствующие товары или услуги», но не как «однородные товары и услуги», которое используется патентным ведомством в Правилах составления подачи заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. Поэтому использование понятия «однородный товар (услуга)» не соответствует Соглашению ТРИПС.

Таким образом, при определении товарного знака или знака обслуживания необходимо использовать:

• термин «товар и (или) услуга», но не «товар или услуга»;
• термин «соответствующий товар и (или) услуга» вместо «однородный товар или услуга».

Этим требованиям соответствуют следующие определения.

Товарный знак — это обозначение, способствующее отличию товаров одного производителя от соответствующих товаров иных производителей.

Знак обслуживания — это обозначение, способствующее отличию услуг одних лиц от соответствующих услуг иных лиц.

Остановимся на используемом в законодательстве стран с переходной экономикой термине «однородный товар (услуга)».

Принято считать, что товары и услуги относятся к тому же роду (виду), которые при маркировке сходными товарными знаками могут создавать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю.

Вместе с тем при регистрации товарных знаков и знаков обслуживания заявитель обязан указывать класс Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), к которому относятся товары или услуги и для которых испрашивается регистрация знака, а также указать их наименование.

Однако указание наименования товара означает указание подкласса МКТУ.

Например, если заявитель указал «09 — Телевизоры», то в действительности указан подкласс М КТУ, т. е. в данном случае 090468 (Television apparatus).

Указание «09 -Фотоаппараты» означает подкласс 090184 (Cameras), а указание «09 Компьютеры» означает подкласс 090372 (Computers).

Итак, точное определение однородных товаров или услуг таково: Однородные товары или услуги — это товары или услуги, относящиеся к одному подклассу Международной классификации товаров и услуг.

При таком определении понятия «соответствующий товар» и «однородный товар» оказываются тождественными.

Можно отметить, что в экономике однородные товары называются замещаемыми товарами (substitutable goods).

В соответствии со ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федера ции в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения в любом цвете или цве товом сочетании.

В подзаконных актах патентного ведомства — Правилах составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания — устанавливается, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы разнообразные обозначения:

• символьные — в виде цифр, слов, фраз, предложений;
• изобразительные — в виде изображений живых существ, предметов, природных и иных объектов, фигур, композиций линий, пятен, а также букв, цифр, слов в особом графическом исполнении;
• объемные — в виде объектов или фигур в трех измерениях;
• комбинированные — в виде композиции элементов разного характера: символьных, изобразительных, объемных и т. д.;
• звуковые, световые, обонятельные и другие обозначения.

Соглашение ТРИПС предоставляет странам возможность требовать, чтобы охраняемые обозначения были визуально воспринимаемыми.

Вышеуказанными правилами допускаются звуковые и обонятельные обозначения, которые не являются визуально воспринимаемыми и в соответствии с Соглашением могут не признаваться товарными знаками.

Кстати, Договор о законах по товарным знакам не применяется к голографическим знакам и знакам, не состоящим из визуальных обозначений.

Помимо индивидуальных товарных знаков, предназначенных для отличия товаров одних производителей от аналогичных товаров и услуг других производителей, существуют коллективные знаки.

Коллективные знаки — это товарные знаки, которые служат для обозначения товаров с едиными качественными и иными характеристиками, производимых и реализуемых объединениями предприятий.

В отличие от индивидуальных товарных знаков коллективные товарные знаки и права на них не могут быть переданы иным хозяйствующим субъектам.

Национальное законодательство о товарных знаках должно со-ветствовать положениям ст. 7bis Парижской конвенции.

С другой стороны, Договор о законах по товарным знакам и Сингапурский договор о за-нах по товарным знакам не распространяются на коллективные знаки.

Соглашение ТРИПС обязывает членов ВТО выполнять все положения Парижской конвенции, следовательно, признаются положения Парижской конвенции в отношении коллективных товарных знаков.

В ст. 7 Парижской конвенции устанавливается, что каждая страна сама определяет условия охраны коллективного знака и может отказать в охране, если коллективный знак противоречит общественным интересам, эта же статья обязывает страны «принимать заявки на регистрацию и охранять коллективные знаки, принадлежащие коллективам, существование которых не противоречит закону страны происхождения, даже если эти Коллективы не являются владельцами промышленного или торгового предприятия», причем в охране коллективного знака не может быть откатно, даже если коллектив не находится в стране, где испрашивается охрана, или если он основан не в соответствии с законодательством страны, в Которой испрашивается охрана.

В остальном регистрация коллективного товарного знака практически не отличается от регистрации индивидуального товарного знака.

В экономической литературе помимо термина «товарный знак» чаще используются «бренд», «торговая марка», «логотип» и т. д.

Бренд происходит от английского слова «brand», означавшего «клеймо».

Современное значение этого термина имеет отношение к общеизвестным товарным знакам; их соотношение рассматривается в § 6.9.

Торговая марка — это один из вариантов перевода английского термина «trademark», который имеет единственное правовое значение в русском языке — товарный знак.

Таким образом, термины «товарный знак» и «торговая марка» можно считать синонимами, однако первый из них является общепринятым в системе интеллектуальной собственности, а так же охраняемым объектом, тогда как термин «торговая марка» таковым не является, хотя и используется в экономической литературе маркетинговой направленности.

Логотип происходит от английского слова «logotype» (сокращенно logo), означающего «эмблема», «девиз».

Логотип может быть фирменным наименованием, товарным знаком или его частью.

Обычно логотипом может быть словесная часть, графическое оформление товарного знака.

Слоган происходит от английского слова «slogan», означающего «лозунг», «призыв», «девиз».

Слоган обычно является смысловой словесной частью товарного знака, выражающей некоторый образ, иногда банальный и тривиальный.

Некоторые назойливые слоганы широко используются в телевизионной и иной рекламе.

Неохраноспособные обозначения

Выдача охранного документа на товарный знак основана на иных принципах, чем для других объектов промышленной собственности.

Например, для выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец основанием служит соответствие заявленного объекта условиям патентоспособности.

С другой стороны, свидетельство на товарный знак выдается при отсутствии оснований для отказа в регистрации Следовательно, если товарный знак не подпадает под установленные огра ничения, то на него может быть выдано свидетельство, в противном случае свидетельство не выдается.

В законодательстве о товарных знаках и знаках обслуживания устанавливаются абсолютно и относительно неохраноспособные обозначения Отнесение обозначений к неохраняемым не означает, что они не охраняются иным законодательством.

Обозначения считаются неохраняемыми, поскольку их нельзя включать в охраняемые товарные знаки, т. е. их нельзя охранять как товарные знаки.

Здесь возможны два варианта.

Во-первых, если какое-либо обозначение, используемое в товарном знаке, попадает в перечень абсолютно неохраняемых обозначений, товарный знак не выдается безусловно.

Например, если заявлено обозначение аморального содержания, то товарный знак не может быть выдан.

Во-вторых, если обозначение, используемое в товарном знаке, попадает в перечень относительно неохраняемых обозначений, то на товарный знак может быть выдано охранное свидетельство при условии, что заявитель обладает разрешением правообладателя на использование соответствующего обозначения.

Например, если в товарном знаке используется рисунок, то свидетельство на товарный знак может быть выдано, если автор рисунка разрешил его использовать в товарном знаке.

Две категории обозначений впервые установлены в Парижской конвенции и введены в законодательство многих стран.

Для стран Европейского союза обе категории ограничений введены в директивы 1988 и 1993 гг.

Разделение на категории «абсолютные» и «относительные» объясняется тем, что абсолютные обозначения не связаны с правами третьих лиц, а относительные — с ними связаны.

Абсолютно неохраноспособные обозначения — это обозначения, которые:

• противоречат принципам гуманности, морали или общественному рядку;
• вводят в заблуждение потребителя в отношении товара и его про- дителя;
• вошли во всеобщее употребление для обозначения товаров опреде- ного вида;
• являются общепринятыми символами и терминами;
• характеризуют товары, в том числе указывающие на их вид, качество, личество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место и спо- ?6 их производства;
• представляют собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товара;
• представляют собой государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки или сходные с ними до степени смешения;
• представляют собой сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, гербы, флаги и другие Юшволы и знаки или сходные с ними до степени смешения;
• представляют собой официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения.

Обозначения, относящиеся к трем последним группам, могут быть Включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Другими словами, отнесение данных обозначений к абсолютным не вполне соответствует смыслу, поскольку при наличии разрешения указанные объекты могут быть элементами товарного знака, что позволяет считать такие неохраняемые обозначения скорее относительными, чем абсолютными.

Вероятно, причина включения таких обозначений в эту категорию заключается в том, что согласие на использование таких обозначений предоставляется очень редко.

Запрещение использовать в товарных знаках изображения государственных гербов, флагов, эмблем, официальных клейм контроля, полных и сокращенных наименований межправительственных организаций установлено в 1952 г. в ст. 6ter Парижской конвенции.

Для применения этих положений члены Парижского союза сообщают друг другу при посредничестве ВОИС список соответствующих объектов, которые публикуются ВОИС.

Данная статья Конвенции применяется к товарным знакам, но не к знакам обслуживания.

Вышеназванные абсолютно неохраняемые обозначения установлены в ст. 1483(1)—1483(3) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Относительно неохраноспособные обозначения — это обозначения, которые тождественны или сходны до их смешения с:

• зарегистрированными или заявленными на регистрацию товарными знаками на имя другого лица и обладающими более ранним приоритетом и отношении однородных товаров;
• товарными знаками других лиц, охраняемыми на основе международных договоров в отношении однородных товаров;
• товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными, н отношении любых товаров.

Данная группа обозначения считается относительно неохраняемой, поскольку при наличии письменного согласия владельца соответствующе го товарного знака эти обозначения могут охраняться.

Как и в раннем законодательстве Российской Федерации, в ст. 1483(4) и 1483(5) Гражданского кодекса к неохраняемым обозначениям отнесены:

• обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объек тов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков;
• обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, которые охраняются в одном из государств — участников международного договора для идентификации вин или спиртных напитков как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

В последней норме имеется в виду Мадридское соглашение о пресечении ложных и вводящих в заблуждение указаний происхождения на товаpax и Лиссабонское соглашение об охране указаний мест происхождения и их международной регистрации (см. § 6.12).

Однако на момент принятия ч. 4 Гражданского кодекса Российская Федерация не являлась членом ни одного из этих международных договоров, поэтому данная норма представляется преждевременной.

Кроме вышеназванных к относительно неохраноспособным обозначениям относятся и такие, которые воспроизводят:

- промышленные образцы;

• наименования мест происхождения товаров;
• фирменные наименования или их части;
• наименования селекционных достижений;
• названия произведений литературы, науки и искусства;
• персонажи или цитаты из таких произведений;
• произведения искусства или их фрагменты;
• имена, псевдонимы, портреты, факсимиле известных лиц;
• доменные имена.

Данный перечень нуждается в пояснениях.

1. Запрещение использовать в качестве элементов товарных знаков Названий персонажей, цитат, фрагментов из произведений литературы, иауки и искусства было бы правильным, если бы не оговорка — известного в Российской Федерации.

Хотя эта норма была в Законе СССР «О товарных ?наках и знаках обслуживания», у патентного ведомства нет оснований для отказа в регистрации товарного знака, в котором использованы персонажи, цитаты, фрагменты из произведения, неизвестного в стране.

Во-первых, неточен смысл фразы «произведение, известное в Российской Федерации».

Кому известны или неизвестны произведения? Для одних лиц любое произведение является неизвестным, а для других — известны произведения, которые могут быть неизвестны экспертам патентного ведомства.

Однако субъективизм не должен иметь отношения к правомерности использования произведений.

Во-вторых, в любой стране охраняются все произведения стран Бернского союза, если они не перешли в общественное достояние.

Причем охрана распространяется как на фрагменты из произведений, так и на их названия, которые можно использовать только по разрешению правообладателя.

Таким образом, предоставление охраны товарным знакам, в которых используются неизвестные патентному ведомству произведения без разрешения правообладателей, противоречит не только Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, но и положениям Гражданского кодекса в отношении авторского права.

Следовательно, никакие оговорки об известности или неизвестности не должны применяться.

2. Признание неохраноспособными названий и персонажей произведений литературы, науки и искусства связано с проблемой их коммерческого использования (character merchandising).

Примерами такого использования является производство товаров, на которых изображены названия и (или) персонажи.

Такое коммерческое использование началось в 30-х гг. прошлого века на киностудии Диснея и впоследствии получило широкое распространение, поскольку позволяло стимулировать спрос на товары с изображениями популярных персонажей и тем самым приносить прибыль производителям товаров.

Коммерциализация персонажей (character merchandising) — это использование изображений вымышленных персонажей, знаменитых личностей, образов и т. д. на разнообразных товарах, а также для создании товарных знаков и знаков обслуживания.

В конце прошлого века в ВОИС было проведено исследование по проблемам использования персонажей', которое показало, что в товарном знаке могут быть использованы персонажи и образы как вымышленных, так и действительных лиц на возмездной основе.

Причем известность или неизвестность названий произведений и персонажей из них не имеет никакого отношения к предоставлению охраны на товарный знак.

Использование допустимо, если получено разрешение на использование в товарном знаке названия любого произведения и изображения любого персонажа.

3. Отнесение доменных имен к относительно неохраняемым обозначениям является «новеллой» части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1483(9) запрещена регистрация в | качестве товарных знаков обозначений, тождественных доменному имени.

Таким образом, оказывается, что законный производитель товаров не имеет права регистрировать свой товарный знак, если любое лицо зарегистрировало соответствующее доменное имя.

Следовательно, ст. 1483(9) вместо пресечения киберсквоттинга его легализует (см. § 6.13), поэтому данное положение Гражданского кодекса Российской Федерации является одним из наименее удачных и его нельзя считать правильным.

Принцип охраны товарных знаков

Правовая охрана товарных знаков осуществляется на основании их регистрации.

Право на товарный знак подтверждается свидетельством, которое удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Для получения свидетельства на товарный знак заявитель или его представитель направляет в национальное, региональное патентное ведомство или в Международное бюро ВОИС заявку на регистрацию товарного знака.

Требования к заявке на выдачу свидетельства на товарный знак, как правило, прямо устанавливаются в законодательстве.

В соответствии со ст. 1492(2) Гражданского кодекса Российской Федерации для государственной регистрации знака необходимо предоставить в патентное ведомство:

• заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака;
• заявляемое обозначение;
• перечень товаров и (или) услуг, сгруппированных по классам МКТУ;
• описание заявляемого обозначения.

Требования к документам, содержащимся в заявке на товарный знак, ввнавливаются патентным ведомством в Правилах составления, подачи Ийссмотрения заявки на регистрацию товарного знака.

Заявитель может воспользоваться преимуществами шестимесячного Конвенционного или выставочного приоритета (ст. 4 и 11 Парижской конвенции), если он укажет соответствующие основания.

В качестве заявляемого обозначения представляется его качественная фотография, типографский оттиск или распечатка компьютерной графики в цвете или цветовом сочетании.

При включении в товарный знак относительно неохраняемых обозначений (см. § 6.6) к заявке прилагаются документальные подтверждения Правомерности использования таких обозначений. Заявка на регистрацию коллективного знака должна содержать устав шаллективного знака, который разрабатывается и утверждается объединением предприятий.

Устав должен содержать, в частности, перечень предприятий, имеющих право пользоваться товарным знаком, и общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным товарным знаком.

Несмотря на то что в ряде стран используется явочная система регистрации товарных знаков, большинство стран отдает предпочтение проверочной системе выдачи охранного свидетельства.

На стадии предварительной или формальной экспертизы проверяется содержание заявки на выдачу свидетельства на товарный знак.

По результатам такой экспертизы патентное ведомство выносит решение о принятии заявки к дальнейшему рассмотрению или об отказе в таком рассмотрении.

При соответствии материалов установленным требованиям заявленное обозначение подвергается экспертизе по существу, в основе которой лежит следующий принцип.

Принцип охраны товарных знаков и знаков обслуживания — охранное свидетельство выдается на товарный знак, который обладает различительной особенностью, и в его доминирующей части отсутствуют абсолютно и относительно неохраноспособные обозначения.

Различительная особенность товарного знака часто понимается как его новизна.

Мадридское соглашение о международной регистрации зна- в и Протокол к этому соглашению используют представление о новизне оварного знака, в частности, в ст. З установлено, что «Международное бюро может также за плату проводить поиск на новизну по фонду международных знаков».

Таким образом, заявленный к регистрации товарный знак должен быть новым, т. е. не совпадать с тождественными или сходными обозначениями.

Причем обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, и сходным до степени смешении, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их некоторые отличия.

Обычно новизна товарного знака устанавливается по отношению к обозначениям, используемым для товаров или услуг, на которые заявляется товарный знак.

При таком подходе может оказаться, что сходные обозначения будут зарегистрированными для различных групп товаров.

В результате может возникнуть смешение в отношении разных товаров и их производителей.

Для того чтобы этого избежать, новизна должна быть абсолютной.

Проверка на новизну заявленного товарного знака, т. е. на отсутствие-тождественности и сходства с другими обозначениями, является самой сложной в экспертизе по существу и обычно включает следующие этапы:

• поиск тождественных и сходных обозначений;
• определение степени сходства заявленного обозначения и обозначений, выявленных при проведении поиска;
• определение однородности заявленных товаров с товарами, в от ношении которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Поиск на тождество и сходство производится также среди товарных знаков:

• зарегистрированных в стране ранее даты приоритета товарного знака, в отношении которого проводится экспертиза, и обозначений, заяв ленных на регистрацию в стране с более ранней датой приоритета на имя другого лица в отношении однородных товаров;
• охраняемых в стране на основании их международной регистрации в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом;
• признанных в стране общеизвестными в соответствии со ст. 6bls Па рижской конвенции.

Поиск проводится также по фонду промышленных образцов, относящихся к товарам того же вида.

Во время экспертизы по существу проверяется сходство словесных, изобразительных, объемных и комбинирован ных обозначений.

На основании экспертизы по существу принимается решение об отказе в регистрации товарного знака либо о его регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания.

В Реестр вносятся сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

После регистрации товарного знака в Реестре патентное ведомство выдает свидетельство на товарный знак, содержащее его изображение.

Законодательство предоставляет заявителю возможность обжаловать решение патентного ведомства при отказе зарегистрировать заявленный Товарный знак в Палату по патентным спорам при патентном ведомстве.

Подобно обладателям исключительного права на иные объекты интеллектуальной собственности, правообладатель товарного знака для оповещения о своем праве может размещать рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы «R» или этой буквы в окружности ®, либо слов «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», указывающую, что обозначение является зарегистрированным товарным знаком.

Предупредительная маркировка предусмотрена и ст. 1485 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Наличие или отсутствие знака оповещения не имеет никакого отношения к наличию прав.

Следовательно, при отсутствии оповещения товарный знак может быть зарегистрированным, а наличие оповещения не всегда означает регистрацию знака.

Символ ® происходит от первой буквы английского слова «Registered» (зарегистрированный).

В ряде стран в качестве предупредительной маркировки используется обозначение «ТМ» — Trademark.

Права на товарные знаки

Свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Правообладатель товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, например разрешать его использование иным лицам.

Однако право на использование коллективного товарного знака не может быть передано другим лицам.

Правообладатель товарного знака имеет право запрещать использование товарного знака другими лицами дополнительно к тому, что использование охраняемого товарного знака правомерно только по разрешению его правообладателя.

Перечень видов использования охраняемых товарных знаков включается в законодательство в отношении товаров, их этикеток и упаковок, обозначенных товарным знаком, например:

• изготовление товара;
• ввоз товара;
• применение товара;
• хранение товара;
• предложение товара к продаже;
• продажа товара;
• иное введение в гражданский оборот.

Подобно исключительному праву на изобретение (см. § 5.11), в законодательство о товарных знаках в перечень «использований» товарного знака включают применение товаров, обозначенных охраняемым товарным знаком.

В действительности же применение маркированного товара не может быть предметом исключительного права, поскольку товар создан для его применения пользователем.

Как уже отмечалось, было бы нелепо, если бы покупатель, купив, например, телевизор, на котором указан товарный знак производителя, не мог его применять по прямому назначению без разрешения владельца товарного знака.

Право на использование товарного знака относится к двум важнейшим исключительным правам — праву на воспроизведение (нанесение товарного знака на товар) и праву на распространение (импорт товара, его хранение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот).

К сожалению, в законодательстве о товарных знаках эти важнейшие исключительные права не упоминаются, в результате смысл многих «использований» товарных знаков оказывается неточным, недостаточным и нелогичным.

Например, при традиционном подходе к праву на использование товарных знаков вне законодательства о товарных знаках остается исчерпание права на распространение товаров, на которых размещены охраняемые товарные знаки.

Как уже неоднократно отмечалось, при любом распро странении товаров, т. е. их введении в гражданский оборот посредством продажи или иной передачи права собственности на товар, право на это: товар переходит от продавца к покупателю.

Естественно, это право не распространяется на объекты интеллектуальной собственности, воплощенные в товаре, в частности на товарные знаки.

После первой продажи или иной передачи права собственности на товар покупатель может совершать с приобретенным товаром любые действия без разрешения правообладателей на объекты интеллектуальной собственности, т. е. покупатель имеет право на дальнейшее распространение правомерно приобретенного товара без разрешения продавца.

Единственное, что не имеет права делать покупатель любого товара — это использовать товарные знаки.

Такое положение соответствует правилам как внутренней, так и международной торговли и выражает принцип исчерпания права на распространение товара, в котором воплощены охраняемые маркетинговые обозначения.

Таким образом, в соответствии с принципом исчерпания права на распространение после первой продажи или иной передачи права собственности на товары для их дальнейшего распространения не требуется согласие правообладателей маркетинговых обозначений, воплощенных в товарах.

Этот принцип в весьма неточной форме сформулирован в ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как уже показано в предыдущих главах, патентное законодательство, как и законодательство об авторском праве и смежных правах, содержит ограничения исключительного права.

Для товарных знаков некоторые ограничения предусмотрены Соглашением ТРИПС.

В соответствии со ст. 17 аны «могут предусматривать ограниченные исключения из прав, предоставляемых товарным знаком, такие как добросовестное использование сательных терминов, при условии, что такие исключения учитывают законные интересы владельца товарного знака и третьих лиц».

В Гражданском кодексе Российской Федерации допустимость ограничений исключительного права на товарные знаки и знаки обслуживания установлена ст. 1229 на основе двухуровневого критерия.

В соответствии с одним из исследований ВОИС «такие исключения сто применяются, когда обозначение используется честно и добросовестно только для целей описания или информации.

Часто также ставится условие, чтобы такое использование применялось в сочетании со всем, что необходимо для идентификации лица, предприятия или товаров или услуг, что в связи с обозначением не должно предприниматься ничего, что мог-бы навести на предположение о подтверждении или поддержке со стоны владельца товарного знака».

В исследовании приводятся примеры допустимого несанкционированного использования товарных знаков, частности использование не в коммерческих целях или использование, которое охраняется правом на свободу таких высказываний, как критика потребителем, выраженная в отношении определенного товарного знака, и т. д.

Охрана общеизвестных знаков

Парижская конвенция изначально предназначалась для охраны ряда объектов промышленной собственности, прежде всего товарных знаков, ак уже отмечалось, это было продиктовано тем, что товарные знаки производителей товаров незаконно использовали иные лица, нанося материальный и моральный ущерб тем лицам, которые первыми использовали тот или иной товарный знак для маркировки своей продукции.

Ввиду расширения в конце XIX в. международной торговли создатели Парижской конвенции стремились придать охране товарных знаков экстерриториальный характер.

Например, ст. 6 первоначального текста Парижской конвенции устанавливала, что «любой товарный знак, надлежаще заявленный в стране происхождения, будет признан в других странах и охраняться таким, как он есть, во всех других странах Союза».

В последствии экстерриториальность охраны, установленная в Парижской конвенции, была поставлена в зависимость от ее ограничения странами Союза.

Этот принцип был положен в основу Мадридского соглаше ния о регистрации товарных знаков 1891 г., которое позволяло выполнять международную регистрацию товарных знаков с предоставлением странам Парижского союза права отказать в предоставлении охраны и права признания международной регистрации недействительной.

В 1925 г. в Парижскую конвенцию была включена ст. 6, которая, по существу, предоставляла экстерриториальную охрану общеизвестным товарным знакам.

В соответствии с этой статьей страны обязуются «отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным».

Данная статья относится только к товарным знакам, однако ст. 16(2) Соглашения ТРИПС распространила действие ст. 6bs Парижской конвенции mutatis mutandis (с соответствующими изменениями) и на знаки обслуживания.

Это подтверждено в ст. 16 Договора о законах по товарным знакам: «Любая Договаривающаяся Сторона применяет к знакам обслуживания соответствующие положения Парижской конвенции в отношении товарных знаков и регистрирует их».

Сингапурский договор о законах по товарным знакам повторил это положение.

Таким образом, сформулированные в ст. 6b,s(l) Парижской конвенции обязательства по охране общеизвестных знаков относятся к товарным знакам и знакам обслуживания.

Как известно, синонимами слова «общеизвестный» являются слова «общепринятый», «общепризнанный», «общераспространенный», «общеустановленный».

Поэтому можно установить следующее определение: Общеизвестный товарный знак — это товарный знак, который в результате широкого и длительного использования стал хорошо известным среди потребителей товаров с этим знаком.

Известность товарному знаку обеспечивает в первую очередь высокое качество товаров, которое связывается со вполне определенным производителем.

Высокое качество товаров с товарным знаком повышает репутацию производителя, делает товары привлекательными для потребителей.

В соответствии со ст. 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации признается общеизвестным только товарный знак на основе:

• государственной регистрации;
• международных договоров.

Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется решением патентного ведомства, которое принимается на основании установленных им правил, соответствующих Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, принятой в 1999 г. Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной Ассамблей ВОИС.

В ст. 2 этой Рекомендации приводятся факторы, которые патентное ведомство должно принимать во внимание для вынесения заключения о том, является знак общеизвестным или нет.

К таким факторам, в частности, относятся:

• степень известности или признания знака в соответствующем секто ре экономики;
• продолжительность, степень и регион использования знака;
• продолжительность, степень и регион любой деятельности по продвижению знака, включая рекламу или пропаганду, презентацию на ярмарках или выставках товаров, для которых используется этот знак;
• продолжительность и регион осуществленной регистрации знака и (или) любых заявок на его регистрацию в той степени, в какой они отражают использование или признание этого знака;
• материалы, отражающие факты успешной реализации прав на знак, в частности отражающие степень, в которой этот знак был признан общеизвестным патентным ведомством;
• ценность, присущая этому знаку.

Вынесение заключения об общеизвестности знака зависит от конкретных обстоятельств, поскольку в некоторых случаях важна совокупность всех факторов, а в других — только часть из них.

Возможны случаи, когда решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не указаны выше.

Толкование каждого из упомянутых факторов дается в Пояснительных примечаниях, подготовленных Международным бюро ВОИС.

Помимо факторов, которые могут помочь в установлении общеизвестности знака, Рекомендация содержит положения об охране общеизвестных знаков, о конфликтующих знаках, наименованиях предприятий, названиях доменов.

Товарный знак, который признан патентным ведомством общеизвестным, вносится в Перечень общеизвестных товарных знаков, а сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, публикуются в Официальном бюллетене патентного ведомства.

Патентное ведомство выдает свидетельство на общеизвестный товарный знак после внесения товарного знака в Перечень общеизвестных товарных знаков.

Необходимо отметить, что число общеизвестных товарных знаком в сравнении с числом регистрируемых обычных товарных знаков невелико.

Причина такого положения заключается не столько в относительной сложности доказательств общеизвестности, сколько в том, что признание товарного знака общеизвестным не дает особых преимуществ заявителю по сравнению с обычной регистрацией товарного знака.

Во-первых, в обоих случаях новизна любого заявляемого знака будет опорочена при наличии смешения с уже зарегистрированным или признанным общеизвестным знаком.

Во-вторых, действие прав на зарегистрированный товарный знак может быть бессрочным, как и для общеизвестного товарного знака.

Таким образом, возможность признания товарных знаков общеизвестными не следует переоценивать по сравнению с обычной регистрацией, в том числе с международной регистрацией по Мадридской процедуре.

Поэтому многие непоследовательности международных и национальных норм охраны общеизвестных товарных знаков не имеют принципиального значения.

Общеизвестный товарный знак часто отождествляется с брендом производителя.

Однако понятие «бренд» шире, чем «общеизвестный товарный знак», поскольку включает не только товарные знаки (trade marks), но и фирменные наименования (trade names), деловую репутацию и престиж производителя товаров (goodwill).

Бренд — это обобщающая характеристика, включающая имя (brand-name) и образ (brand-image) производителя товаров или услуг.

Следует особо подчеркнуть, что бренд не является объектом интеллектуальной собственности, поэтому бренд неправомерно отождествлять с «раскрученным» товарным знаком.

Общеизвестные товарные знаки многих известных производителей весьма часто становятся предметом незаконного использования малоизвестными производителями.

Очень часто продукция выпускается с общеизвестными товарными знаками и экспортируется в страны с высоким уровнем цен.

В результате основным производителям товаров наносится значительный моральный и материальный ущерб, а потребители приобретают товары, как правило, низкого качества.

Охрана общеизвестных товарных знаков направлена на пресечение такой формы использования товарных знаков и предотвращение выпуска на рынок контрафактных товаров.

Существуют товарные знаки, которые почти никогда не используются правомерно.

Например, компания Microsoft не пользуется уважением большинства пользователей, вынужденных покупать недостаточно качественную продукцию из-за монопольного и доминирующего положения компании в соответствующей области программного обеспечения, известны случаи, когда независимые программисты обозначали свои работки товарными знаками этой компании.

Наоборот, все разработки стараются позиционировать себя как производителей программных продуктов, альтернативных продукции Microsoft.

Данный пример не является единственным, но он демонстрирует, что монопольное положение того или иного производителя неминуемо ведет снижению качества выпускаемой продукции.

В этой связи правовая охрана общеизвестных товарных знаков далеко не всегда способствует сохранению и поддержанию высокого качества выпускаемой продукции.

Срок охраны товарных знаков

В большинстве стран, в том числе и в Российской Федерации (ст. 1491), исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня подачи заявки в патентное ведомство.

Срок действия исключительного права может быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права возможно неограниченное число раз.

Эта норма соответствует ст. 18(2) Соглашения ТРИПС, которая устанавливает, что «регистрация товарного знака может продлеваться неограниченное число раз».

Следовательно, международные нормы не ограничивают количество продлений установленного срока охраны, поэтому действие регистрации товарного знака может быть бессрочным.

Таким сроком действия исключительных прав не обладают иные объекты интеллектуальной собственности, за исключением инвестиционных баз данных.

В соответствии со ст. 1508(2) Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бес- ? срочно.

Исключительное право на товарный знак прекращается на основании:

• истечения срока действия исключительного права;
• отказа правообладателя от права на товарный знак;
• ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;
• использования коллективного знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками качества или иными общими характеристиками;
• неиспользования товарного знака;
• признания регистрации недействительной.

Из всех оснований прекращения действия регистрации товарного знака дополнительных пояснений требуют два последних пункта.

1. Действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

В соответствии со ст. 1486(1) Гражданского кодекса Российской Федерации заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может подаваться в Палату по патентным спорам патентного ведомства по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии со ст. 1486(2) бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении охраны товарного знака могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что то варный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам, в частности форс-мажорным.

2. Регистрация товарного знака признается недействительной, если:

• произведена в нарушение абсолютных и (или) относительных оснований для отказа в регистрации;
• товарный знак превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
• поступила заявка, обладающая более ранним приоритетом.

Заявление о признании регистрации товарного знака недействительной подается в Палату по патентным спорам патентного ведомства, которая рассматривает возражения в соответствии с установленным порядком.

Решение Палаты по патентным спорам может быть обжаловано в суде.

В соответствии с Парижской конвенции в отношении обще известных товарных знаков «срок не устанавливается для предъявления требования об аннулировании или запрещения применения знаков, зарегистрированных или используемых недобросовестно».

По мнению Г. Боденхаузена, «недобросовестность обычно имеет место, если лицо, использующее знак, способный вызвать смешение, зная общеизвестный знак и, вероятно, имеет намерение воспользоваться возможным смешением общеизвестного знака с тем знаком, который оно использует».

Регистрация товарного знака аннулируется патентным ведомством язи с прекращением ее действия или признанием ее недействительной, случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

Прекращение правовой охраны Верного знака означает прекращение исключительного права на товарный ПК.

Следует отметить, что в законодательстве не устанавливается, с какого момента прекращается действие регистрации и соответствующего исключительного права: с момента регистрации товарного знака или с момента признания регистрации недействительной.

Из прямого смысла законодательства можно заключить, что речь должна идти об аннулировании с момента регистрации товарного знака.

Признание регистрации недействительной и ее аннулирование с момента регистрации товарного знака влечет последствия ретроактивного характера.

Как уже отмечалось ранее, такие положения законодательства противоречат одному из конституционных принципов — «закон не имеет возвратной силы».

Другими словами, аннулирование регистрации товарного мака с момента регистрации не должно применяться. Для соответствия конституционным принципам регистрация должна прекращать свое действие с момента признания ее недействительной, а не с момента регистрации товарного знака и внесения соответствующих сведений в Государственный реестр.

Международная регистрация товарных знаков

Международные договоры не признают экстерриториальности товарных знаков.

Другими словами, охрана товарных знаков имеет территориальный характер, подобно иным объектам промышленной собственности, Поэтому производители товаров вынуждены заботиться о регистрации своих товарных знаков в своей стране и за рубежом.

Международная регистрация товарных знаков может выполняться:

• национальными или региональными патентными ведомствами;
• Международным бюро ВОИС.

В соответствии со ст. 1507 Гражданского кодекса Российской Федерации заявка на международную регистрацию подается через патентное ведомство.

Регистрация знаков за рубежом представляет собой весьма сложную и дорогую процедуру.

Заявитель должен готовить заявки на регистрацию товарных знаков на государственных языках тех стран, в которые экспортируется или будет экспортироваться его продукция, и тратить значительные средства для получения охранных свидетельств на свои товарные знаки.

Поскольку выдача охранных свидетельств не является автоматической и простой, заявителю в течение продолжительного времени приходится уточнять те или иные особенности своих заявок, что требует не только времени, но и дополнительных средств.

Тем не менее национальная процедура регистрации зарубежных товарных знаков остается востребованной.

Международная система регистрации знаков основана на Мадридском соглашении и Протоколе к Мадридскому соглашению и осуществляется Международным бюро ВОИС.

Международная регистрация обязывает признавать ее в странах, выбранных заявителем, т. е. происходит «территориальное расширение» международной регистрации по выбору заявителя Международное бюро ВОИС не проводит, по существу, экспертизу товарных знаков, т. е. применяется явочная система регистрация товарных знаков с возможностью отказа национальных патентных ведомств в их регистрации.

Процедура международной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания (знаков) в рамках Мадридской системы включает несколько стадий.

1. Международная заявка подается в Международное бюро ВОИС через национальное патентное ведомство страны происхождения знаки.

Если международная заявка направляется заявителем непосредственно в Международное бюро, она не рассматривается и возвращается отправителю.

2. Международная заявка может быть подана только в том случае, если товарный знак уже зарегистрирован национальным патентным ведомством (требование Мадридского соглашения) либо в национальное ведомство подана заявка на регистрацию этого знака (требование Протокола к соглашению).

3. В рамках Мадридской системы существует три вида международных заявок, регулируемых исключительно:

• Мадридским соглашением;
• Протоколом к соглашению;
• Мадридским соглашением и Протоколом к соглашению.

В первом случае заявка подается на французском языке, а в двух других — на английском, французском или испанском языках.

Выбор вида международной заявки зависит от того, в каких странах заявитель намерен получить международную регистрацию: если эти страны являются членами только Мадридского соглашения, то подается заявка, регулируемая этим Соглашением; если страны являются только членами Протокола к соглашению, то подается заявка, регулируемая этим Протоколом; если же страны являются членами Мадридского соглашения и Протокола к нему, то подается третий вид заявки.

4. Заявка на международную регистрацию представляется на официальном бланке, подписанном ведомством происхождения и заявителем, и держит данные о заявителе.

Заявка должна содержать черно-белое или цветное изображение знака, его шрифтовое исполнение, вид знака (обычный, звуковой, коллективный и т. д.), его словесное описание, названия товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, информацию о пошлинах и т. д.

В заявке указываются страны, на которые заявитель намерен распространить действие международной регистрации знака.

5. Ведомство происхождения удостоверяет дату получения заявления, которая станет датой международной регистрации, и направляет заявку в Международное бюро ВОИС.

6. После получения международной заявки Международное бюро Проверяет ее соответствие требованиям Соглашения или Протокола и Общей инструкции.

В случае соответствия заявки этим требованиям сведения о знаке вносятся в Международный реестр, публикуются в периодическом Бюллетене международных знаков (WIPO Gazette of International Мarks), о чем уведомляются патентные ведомства всех стран, в которых испрашивается охрана.

7. Патентное ведомство каждой страны, указанной в международной [заявке, проводит ее экспертизу подобно экспертизе обычно поданных заявок.

Если ведомство устанавливает основания для отказа в регистрации, Оно уведомляет об этом Международное бюро в течение 12 месяцев для заявок, регулируемых Соглашением, и в течение 12 или 18 месяцев для заявок, регулируемых Протоколом.

Сведения об отказе вносятся в Международный реестр и публикуются в Бюллетене международных знаков, а копия направляется заявителю международной регистрации.

Если патентное Ведомство не находит оснований для отказа в охране, оно может не сообщать об этом Международному бюро.

8. С даты международной регистрации охрана знака в каждой из указанных заявителем стран, кроме отказавших в регистрации, будет такой, как если бы этот знак был зарегистрирован патентным ведомством каждой страны.

9. Продолжительность действия международной регистрации составляет 20 лет для заявки в соответствии с Мадридским соглашением и 10 лет для заявки в соответствии с Протоколом.

При уплате соответствующих пошлин регистрация может быть продлена на последующие периоды.

За шесть месяцев до продления Международное бюро направляет напоминание владельцу знака.

В случае несвоевременной оплаты пошлины за продление регистрации обладателю регистрации предоставляется льготный шестимесячный период с оплатой дополнительного сбора.

Мадридское соглашение по сравнению с Мадридским протоколом имеет следующие недостатки:

• низкая «добавочная пошлина» за указание страны, на которую распространяется международная регистрация;
• малый срок для подготовки отказа в предоставлении охраны;
• подача заявки на одном языке.

Протокол к Мадридскому соглашению появился для устранения этих и некоторых других недостатков Соглашения.

Во-первых, многие страны не желали становиться членами Соглашения, поскольку они несли убытки от такого членства.

За признание международной регистрации страны получали 73 швейцарских франка, тогда как национальные пошлины были иногда на порядок выше.

Для привлечении новых членов в Протокол введена норма, позволяющая странам устанавливать индивидуальную пошлину.

Другими словами, ст. 8(7)(а) Протокола позволяет уменьшить основной недостаток Мадридского соглашения.

Для установления индивидуальной пошлины страна должна сделать соответствующее уведомление, чем впоследствии воспользовалось большинство членов Протокола.

Во-вторых, Мадридским соглашением установлен 12-месячный срок для подготовки отказа в международной регистрации.

Многие патентные ведомства считали такой срок недостаточным.

Для привлечения новых членов в Протокол была введена ст. 5(2)(Ь), которая позволяет странам увеличить вышеуказанный срок до 18 месяцев, если сделано соответствующее уведомление.

В-третьих, Мадридское соглашение для любой международной заявки допускало использование только французского языка.

Протокол к соглашению вначале допускал использование английского или французскою языков, а с 1 апреля 2004 г. — испанского.

Таким образом, Протокол имеет некоторые преимущества по сравнению с Соглашением, что в итоге привело к росту количества членов Мадридского союза.

В настоящее время членами Мадридского союза являются более 80 стран, причем основные заявители являются либо членами Протокола, либо Протокола и Соглашения.

Мадридская система действует с 1893 г., когда была выполнена регистрация первых 76 знаков.

Впоследствии число регистрации неуклонно росло с увеличением членства как в Мадридском соглашении, так и в Протоколе.

По данным ВОИС, всего зарегистрировано около полумиллиона знаков, а в 2005 г. — 33 169 знаков.

Самыми крупными заявителями были германия — 5845, или 17,62% всех регистрации, Франция — 3706 регистрами (11,17%), США — 2584 регистрации (7,79%).

Активность стран с переходной экономикой отражает их экспортное положение: Россия — 602 регистрации (1,81%), Украина — 90 регистрации (0,27%), Беларусь — 31 ?гистрация (0,09%).

К 2009 г. ВОИС планирует получить 48,2 тыс. международных заявок при средней величине пошлины за регистрацию в 850 швейцарских франков Вез учета индивидуальных пошлин) и доходах за счет пошлин в 39,74 млн Швейцарских франков.

Международное бюро ВОИС старается совершенствовать Мадридскую систему.

ВОИС ведет Международный реестр в электронной форме, для создания которого все документы по мере их поступления сканируются, индексируются и хранятся в электронной форме с предоставлением возмездного доступа сторонним пользователям.

С 2002 г. введена в действие система МЕСА (Madrid Electronic Communic mion), которая обеспечивает обмен между Международным бюро ВОИС и Латентными ведомствами в электронной форме.

Такой обмен позволяет сократить эксплуатационные затраты и сделать Мадридскую систему оперативной и менее дорогой.

ВОИС издает различные информационные материалы, относящиеся к Международной регистрации знаков.

Бюллетень ВОИС международных знаков, который публикуется не только на бумаге, но и на компакт-дисках, например, публикация ROMARIN, отражает содержание Международного реестра на текущий момент.

Пользователи могут проводить поиск как библиографических данных, так и изображений знаков.

Подписчики этой публикации могут обновлять данные с портала ВОИС и иметь доступ к самой новой информации.

Для доступа к данным обо всех действующих международных регист-Ьациях, международных заявках и уведомлениях служит система Madrid Express.

Охрана географических указаний

Эволюция охраны.

Понятие «географическое указание» сформировалось в последние годы, тогда как ранее использовалось и продолжает использоваться словосочетание «наименование места происхождения товара».

Международная охрана «указания происхождения или наименования места происхождения» закреплена в ст. 1(2) Парижской конвенции.

Из Содержания этой статьи не ясно, к чему относится происхождение или наименование — к товарам или к иным объектам.

Лишь ст. 10(1) устанавливает, что речь идет об указаниях происхождения продуктов, но это ошибки в официальном русском тексте, поскольку в английском тексте используется слово «goods», которое переводится как товары, а не как продукты, в иных международных договорах используется термин «товары».

Несмотря на то что Парижская конвенция декларирует охрану указаний происхождения или наименований места происхождения товаров, в ст. 10 заявлено о защите указаний, поскольку сделана отсылка к ст. 9, которая требует наложения ареста на товары, незаконно снабженные товарным знаком или фирменным наименованием.

Применяя mutatis mutandis (с соответствующими изменениями) положения ст. 9, Парижская конвенция требует, чтобы на любой товар, незаконно содержащий указание о его происхождении, налагался арест в странах Союза, в которых это указание имеет право на охрану, Таким образом, Конвенция признает, что защита указаний, в том числе и в форме ареста товаров, не является экстерриториальной и страны не обязаны ее осуществлять, если это не установлено в национальном законодательстве. В Парижской конвенции заявлено о защите от ложных указаний мест происхождения товаров, но не от указаний, вводящих в заблуждение относительно мест происхождения товаров.

Для того чтобы обеспечить защиту и от таких указаний, в 1891 г. было принято Мадридское соглашение о пресечении ложных и вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах, которое изменялось в 1911, 1925, 1934, 1958 и 1967 гг.

Соглашение устанавливает нормы по пресечению использования вышеназванных наказаний, в частности наложение ареста на любой товар, содержащий ложное или вводящее в заблуждение указание происхождения.

Сфера действия Соглашения ограничивается ст. 4, которая предоставляет судебным орпм нам право решать, какие наименования не относятся к ложным или вводящим в заблуждение, за исключением наименований вин.

По состоянию на начало 2007 г. членами этого Соглашения были 35 стран, однако Россиийская Федерация в их число не входит, т. е. для нее положения этого Соглашения не имеют силы.

В 1958 г. было заключено и в 1966 г. вступило в силу Лиссабонское соглашение об охране указаний мест происхождения и их международной регистрации пересмотренное в 1967 и 1979 гг.

Соглашение содержит нормы, которые, по мнению ВОИС, препятствуют расширению членства в этом международном договоре.

По состоянию на начало 2007 г. членами Соглашения являлись 21 стран, причем Российская Федерация в их число не входит, т. е. она не связана обязательствами в отношении этого Соглашения.

Новый подход к охране указаний происхождения и наименований мест происхождения дан в ст. 22—24 Соглашения ТРИПС, в котором введен новый термин «географическое указание», подразумевавшийся, но не использовавшийся ранее в международных договорах.

При введении новых норм охраны сделаны ссылки на Парижскую конвенцию, но не на Мадридское соглашение о пресечении ложных и вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах и не на Лиссабонское соглашение об охране указаний мест происхождения и их международной регистрации.

Вто можно объяснить тем, что, как уже отмечалось, Соглашение ТРИПС создавалось в основном специалистами США, которые не являются членом названных договоров.

Необходимо подчеркнуть, что во всех упомянутых международных договорах в особое положение поставлены вина и спиртные напитки.

Даже названия конвенций указывают на крупнейших европейских производителей винодельческой продукции (Франция, Испания, Португалия), которых поддерживали и другие производители, прежде всего Италия.

Национальное законодательство стран с переходной экономикой в той или иной мере содержит положения об охране наименований мест происхождения товаров или географических указаний с учетом в основном положений Парижской конвенции и Соглашения ТРИПС и в меньшей мере — Мадридского и Лиссабонского соглашений.

В Российской Федерации охрана географических указаний началась с принятием Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в 1992 г. и с 2008 г. регламентируется положениями Гражданского Кодекса.

Объект охраны.

В настоящее время объектом охраны признаются географические указания происхождения товаров.

В соответствии со ст. 22(1) Соглашения ТРИПС географические указания — «это указания, которые определяют товар как происходящий с территории члена или региона, или местности на этой территории, при этом особое качество, репутация или другая характеристика данного товара главным образом приписывается его географическому происхождению».

Следовательно, понятие «географическое указание» включает:

• указание происхождения товаров;
• наименование места происхождения товара.

Несмотря на то что эти понятия на первый взгляд выглядят синонимами, в действительности это не так.

Указание происхождения товара — это обозначение, прямо или косвенно указывающее на место действительного происхождения товара, т. е. место его производства.

Указание происхождения товара обычно представляют в виде назвм ния страны, географического региона, местности или объекта (в том числе исторического).

Например, обозначения «Сделано с СССР» или «Made in China» указывают страну, в которой произведены товары.

Вместе с названиями могут использоваться изображения соответствующих географических объектов.

Например, товары, произведенные в горных местностях, часто отмечают не только названиями, но и изображениями горных и иных объектов.

На упаковки и на сами товары часто наносятся обозначения, указывающие на их происхождение.

Подобно фирменным наименованиям, указания происхождения това не регистрируются.

Наименование места происхождения товара — это обозначение, которое отражает уникальные свойства товара, характерные для мест его происхождения, т. е. особые природные, трудовые, производственные условия.

Количество наименований мест происхождения вин, спиртных напитков, сыров и иной сельскохозяйственной продукции велико, это не только Beaujolais, Cognac, Tequila, Gruyere, Emmental, но и многие другие наименования.

Особенностью таких товаров и продуктов является их особое качество и репутация, связанные с местом производства, используемым сырьем, технологией производства, в том числе и с вековыми традициями и секретами.

Во многих странах особые наименования мест происхождения товара принадлежат в основном сельскохозяйственной продукции и товара пищевой промышленности.

Например, во Франции из почти 600 действующих наименований мест происхождения товаров 470 относятся к напиткам и алкогольной продукции, 47 — к молочным продуктам, 30 — к иным сельскохозяйственным продуктам.

В отличие от указаний мест происхождения товаров наименован мест происхождения товаров подлежат государственной регистрации.

Принцип охраны.

С точки зрения возникновения охраны наименования мест происхождения товаров во многих отношениях сходны с товарными знаками.

Охрана географических указаний не является автоматическое и экстерриториальной, как этого ни хотели бы зарубежные товаропроизводители.

Как уже отмечалось, охрана географических указаний введем для защиты интересов производителей сельскохозяйственной продукции Франции, Испании, Италии, Португалии и иных стран.

Предоставление особой охраны наименованиям происхождения их продукции позволяло лучать преимущества в борьбе за рынки сбыта, повышать цены на продукцию, подавлять конкуренцию.

Традиционная государственная поддержка сельскохозяйственных производителей многих стран с развитой рыночной экономикой привела созданию и становлению всей современной системы охраны и защиты наименований мест происхождения товаров.

С другой стороны, в странах с невысоким уровнем сельскохозяйственного производства охрана наименований мест происхождения товаров выглядит по меньшей мере преждевременной.

Во многих странах трудно установить товары, место происхождения которых указывает на их особое качество.

Если эта продукция предназначена в основном для внутреннего потребления и не является конкурентоспособной на внешних рынках как по качественным, так и по ценовым характеристикам, охрана наименований мест их происхождения не является актуальной, выглядит надуманной и является лишней.

Таким образом, охрана наименования мест происхождения товаров осуществляется в основном в интересах зарубежных производителей сельскохозяйственной и иной сходной продукции.

Это неудивительно, поскольку вся современная система интеллектуальной собственности стран с переходной экономикой изначально создавалась под диктовку западных специалистов для защиты интересов своих стран.

Государственная регистрация наименований мест происхождения торов осуществляется патентным ведомством с учетом заключений компетентных государственных органов управления, имеющих отношение производству сельскохозяйственной, пищевой и иной продукции.

Заявка на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, подаваемая в патентное ведомство, должна содержать:

• заявляемое наименование места происхождения;
• указание товара, для которого предназначено наименование;
• указание места происхождения товара;
• описание особых свойств товара;
• заключение компетентного органа;
• документ, подтверждающий уплату установленной пошлины.

При подаче заявки зарубежными лицами они представляют документ, Подтверждающий их право на заявленное наименование в стране происхождения товара.

Экспертиза заявки включает предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения.

Предварительная экспертиза выполняется в течение двух месяцев с момента поступления заявки.

При ее проведении проверяются содержание заявки, наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним.

По результатам предварительной экспертизы выносится решение о дальнейшем рассмотрении заявки либо об отказе в рассмотрении заявки.

В случае принятия заявки к дальнейшему рассмотрению патентное ведомство проводит экспертизу заявленного наименования, в процессе которой устанавливается, является ли заявленное обозначение названием страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, в том числе историческим названием географического объекта, используемым для обозначения товара.

Самым сложным элементом экспертизы является установление сия ш между особыми свойствами товара и природными и (или) иными факторам ми заявленного наименования места происхождения товара.

Решение принимается на основе заключения компетентного органа, которое должно подтвердить, что особые свойства товара, наименование места происхождения которого регистрируется, связаны с его природными особенностями и (или) иными факторами.

При экспертизе патентное ведомство учитывает требование ст. 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым не признается наименованием места происхождения товара обо-значение, вошедшее во всеобщее употребление в Российской Федерации как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства.

По результатам экспертизы патентное ведомство принимает решение о регистрации наименования места происхождения товара или об отказе и регистрации.

В случае положительного решения патентное ведомство производит регистрацию наименования места происхождения товара в гocyдарственном реестре.

В соответствии со ст. 1529(2) Гражданского кодекс! Российской Федерации в Реестр вносятся наименование места происхожу дения товара, сведения об обладателе свидетельства, указание и описаний особых свойств товара и т. д.

Эти же сведения публикуются в официальном бюллетене патентного ведомства.

После регистрации наименования места происхождения товара патентное ведомство выдает заявителю свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Обладатель свидетельства не является единственным субъектом, который имеет право использовать зарегистрированное наименование месте происхождения товара.

В соответствии со ст. 1518(2) исключительное право использования наименования места происхождения может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами.

Для обладания правом пользования зарегистрированным наименованием меч та происхождения товара заинтересованные лица могут подавать в патентное ведомство соответствующую заявку.

Субъектами охраны наименований мест происхождения товаров являются лица, которые имеют право использовать эти наименования дли значения производимых ими товаров в соответствующем географическом регионе.

Несмотря на то что регистрация мест наименований происхождения товаров в странах с переходной экономикой действует несколько лет, количество регистрации остается небольшим.

За пять последних лет в Российской Федерации зарегистрировано 55 наименований от российских заявителей и ни одного от зарубежных.

Предоставляемые права.

Правовая охрана наименования места происхождения товара предоставляется на основании его регистрации в патентом ведомстве или в силу международных договоров, которыми связана рана.

Другими словами, право на использование некоторого наименования происхождения товара возникает в силу его регистрации или в силу ложений международных договоров, участницей которых может быть та и иная страна.

Подобно иным объектам промышленной собственности, законодательство предоставляет субъектам охраны исключительное право пользования именованием места происхождения товара, т.е. обозначение им товаров, их этикеток, упаковок, вводимых в гражданский оборот, а также указание ого наименования в рекламе, в том числе в Интернете, на документах, том числе цифровых, и т. д.

Законодательство не допускает использования зарегистрированного именования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или любое сходное наименование, способное ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

Предоставляемое право использования наименований мест происхождения товаров отличается от иных исключительных прав на объекты промышленной собственности тем, что это право не может быть передано иным лицам.

В этом отношении оно напоминает непередаваемость личного неимущественного права, хотя не имеет с ним ничего общего.

Наименования места происхождения товара могут иметь предупредительную маркировку, которая не означает возникновения права на использование наименования, а указывает, что данное наименование зарегистрировано в патентном ведомстве.

В соответствии со ст. 1520 Гражданского |Кодекса Российской Федерации обладатель свидетельства на наименование места происхождения товара для оповещения о своем исключительном праве может помещать рядом с наименованием места происхождения товара знак охраны в виде словесного обозначения «зарегистрированное наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное НМПТ».

В соответствии со ст. 1531 Гражданского кодекса Российской Федерации срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара действует в течение 10 лет со дня подачи заявки в патентное ведомство.

Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства каждый paз на 10 лет.

Другими словами, действие исключительного права на наименование места происхождения товара может быть бессрочным.

Действие регистрации и свидетельства на право использования наименования места происхождения товара может быть прекращено на основании ряда обстоятельств, например, в связи с исчезновением характерных для данного географического объекта условий и невозможное при производстве товара с указанными в Реестре свойствами, а для иностранных лиц — в связи с утратой ими права на данное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

Действие свидетельства может быть прекращено также в связи с:

• прекращением действия регистрации наименования;
• истечением срока действия свидетельства;
• неуплатой пошлин по истечении льготного срока;
• утратой товаром свойств, указанных в Реестре;
• прекращением производства товара;
• ликвидацией юридического лица или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя;
• отказом обладателя от свидетельства.

Международная охрана.

Наименования мест происхождения товаре! могут быть зарегистрированы в рамках Лиссабонского соглашения.

Международная регистрация осуществляется на тех же принципах, что и регистрация знаков по Мадридской системе.

Международная регистрация испрашивается патентным ведомством страны — члена Лиссабонскою соглашения.

Международное бюро ВОИС регистрирует заявку, сообщает об этом соответствующим патентным ведомствам и публикует сведения о регистрации в периодическом бюллетене «Les Appellation d'origine».

В течение года с даты получения уведомления о регистрации любая страна может отказать в охране с указанием мотива отказа.

Международное бюро зapeгистрировало 835 указаний, причем за последние годы — лишь шесть.

Поскольку Российская Федерация не является членом Лиссабонскою соглашения, следовательно, любая международная регистрация не MOACI быть распространена на ее территории.

С другой стороны, российские юридические лица и граждане не могут зарегистрировать свои наименования мест происхождения товаров в рамках Лиссабонского соглашения.

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1534 разрешает российским юридическим лицам и гражданам регистрировать наименование места происхождения товара за рубежом, если такая регистрация уже выполнена в российском патентном ведомстве.

Рассмотрим проблему правовой охраны зарубежных наименований мест происхождения товара, которая часто понимается неверно.

Охрана такому наименованию предоставляется, если оно зарегистрировано не только в стране происхождения товара, но и в стране его потребления. Следовательно, зарубежные наименования мест происхождения товаров охраняются только в том случае, если они зарегистрированы в стране потребления.

Охрана зарубежным наименованиям может быть предоставлена в силу международных договоров.

Однако Парижская конвенция ссылается на национальное законодательство как условие охраны наименований.

Кроме того, ст. 22(2)(а) Соглашения ТРИПС устанавливает, что страны обязаны предусматривать правовые меры, позволяющие заинтересованным сторонам предотвращать «использование любых средств при обозначении или презентации товара, которые указывают или наводят на мысль, что этот товар происходит из географического района, отличного от настоящего места происхождения, таким образом, что это вводит публику в заблуждение в отношении географического происхождения этого товара».

Таким образом, если зарубежное наименование места происхождения повара не зарегистрировано в некоторой стране, его свободное использование в этой стране может быть правомерным.

Например, если напиток содержит указание «Советское шампанское», то это наименование правомерно до тех пор, пока владелец зарегистрированного наименования из соответствующего региона Франции не зарегистрирует сходное наименование в других странах, которые не являются членами Лиссабонского соглашения, например в Российской Федерации.

Аналогичное положение справедливо и для иных зарубежных наименований мест происхождения товаров.

Другое дело, что такое свободное использование перестает быть правомерным при экспорте продукции в страны, где наименования мест происхождения товаров охраняются.

Домены и интеллектуальная собственность

Создание, производство и широчайшее распространение персональных компьютеров привело к последствиям, некоторые из которых до сих пор не до конца осознаны.

Рассмотрим два из них, связанных с созданием цифровой формы объектов и цифровой среды, в которой распространяются эти объекты.

Цифровая форма объектов появилась как естественное средство хранения и обработки информации в компьютерах.

Аналоговые объекты, например документы, изображения, звуки, могут храниться в компьютерных системах только в том случае, если они преобразованы в цифровую форму. Для такого преобразования необходимы различные технические средства сканеры, цифровые фотоаппараты и мобильные телефоны, цифровые видеокамеры и веб-камеры, платы для оцифровки звуковых и телевизионных сигналов и т. д.

Полученные «сырые» цифровые объекты могут быть про образованы в наиболее приемлемый формат при оптимальном соотношении качество — размер.

Однако все эти преобразования правомерны лишь в том случае, если они не нарушают авторское право на аналоговые объекты, т. е. производятся с разрешения правообладателя.

Как уже обсуждалось, в некоторых случаях законодательство об авторском праве разрешает использование произведений в личных целях.

Другими словами, на первом этапе развития цифровых технологий оцифровывание аналоговых объектов обосновывалось разрешенными ограничениями исключительного права.

Ситуация радикально изменилась с созданием локальных, а затем и глобальных компьютерных сетей, которые предназначены для передачи цифровых объектов на любые расстояния и в любые регионы.

Компьютерные сети стали называть цифровой средой, поскольку в них размещаются и передаются цифровые объекты.

Если оцифровку аналоговых объектов и использование цифровых объектов на локальном компьютере можно было оправдать личным характером использования, то объединение локальных компьютеров в локальную, или глобальную сеть привело к повсеместному нарушению авторскою права и смежных прав.

По существу, цифровые копии аналоговых объектов переходили из личного в общественное достояние, хотя на большинство используемых объектов авторского права или смежных прав срок действия исключительного права не истек.

Для решения правовых проблем в связи с повсеместным неправомерным использованием цифровых объектов в цифровой среде, прежде всего в Интернете, в 1996 г. была созвана Дипломатическая конференция ВОИС.

На ней были приняты два международных договора — Договор ВОИС ми авторскому праву и Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам из-за противоречия интересов правообладателей и общества эти договори не только не смогли радикально изменить ситуацию в интересах правообладателей, но и оказались внутренне противоречивыми.

Тем не менее считается, что до некоторой степени свободное воспроизведение и распространение цифровых объектов авторского права и смежных прав удалоь ограничить.

В законодательство стран — участниц этих договоров включены положения, которые признают неправомерным размещение охраняемых объектов в Интернете без разрешения правообладателей.

Неправомерное размещение в Интернете объектов авторского права и смежных прав оказалось не единственной проблемой для правообладателей.

Дело в том, что Интернет оказался идеальной средой для электронной торговли.

В результате коммерциализации Интернета в нем оказались размещенными не только объекты авторского права и смежных прав, но иные объекты интеллектуальной собственности, прежде всего товарные знаки, фирменные наименования, географические указания, т. е. маркетинговые обозначения.

Причем во многих случаях эти объекты не только пользуются незаконно, но и являются ложными, т. е. вводят потребителей в заблуждение относительно свойств товаров и их производителей.

Появились и иные неправомерные способы использования товарных аков, фирменных наименований и географических указаний.

Одним из их стал киберсквоттинг (cybersquatting).

Киберсквоттинг — это использование товарного знака, фирменного наименования, географического указания и иных объектов в качестве доменного имени лицами, которые не обладают исключительным правом на эти объекты.

Существует несколько причин возникновения киберсквоттинга.

Во-первых, регистрация доменного имени чужим охраняемым маркетинговым обозначением предназначена для перепродажи зарегистрированного домена лицу, которому правомерно принадлежит право на маркетинговое обозначение, но которое своевременно не успело или не смогло зарегистрировать соответствующее доменное имя.

Такие спекулятивные действия приняли широкое распространение, причем объемы сделок по перепродаже очень велики: за некоторые доменные имена выплачиваются миллионные суммы.

Во-вторых, регистрация доменного имени охраняемым маркетинговым обозначением предназначена для ведения недобросовестной электронной торговли.

Имена доменов могут вызывать ложные ассоциации с действительными производителями известных высококачественных товаров и способствовать реализации через Интернет продукции, которая не имеет никакого отношения к высококачественному производству.

Здесь возможны многократные нарушения законодательства при введении покупателя в заблуждение, в том числе и реализацией товаров с незаконными товарными знаками и иными обозначениями.

Объем киберсквоттинга очень велик, и, по многим данным, более 70% имен доменов, ассоциируемых с известными брендами, зарегистрированы иными лицами.

Регистрация домена проста, дешева, выполняется в режиме реального времени (on-line) и не требует подтверждения правомерности выбранного доменного имени, т. е. при регистрации доменов никоим образом не учитывается их возможная связь с такими охраняемыми объектами, как товарные знаки, фирменные наименования, географические указания.

Следовательно, между системой регистрации доменов и системой интеллектуальной собственности существуют явные противоречия, которые означают, что функционирование системы регистрации доменов во многих случаях нарушает право интеллектуальной собственности, что и ведет к киберсквоттингу, который рассматривается подавляющим большинством стран как нарушение исключительного права на охраняемые маркетинговые обозначения.

Основная проблема заключается в том, что систему регистрации не удается связать с системой интеллектуальной собственности.

Вызвано это прежде всего различием этих систем, их предназначением и регистрационными принципами, в частности:

1) регистрация доменов имеет глобальный, т. е. экстерриториальный, характер, тогда как регистрация объектов промышленной собственности является локальной, т. е. национальной или региональной;

2) регистрация доменов преследует оперативные цели, т. е. быстрое предоставление пользователю возможности использовать свой сайт, поэтому регистраторы отказываются от любых ограничений, затягивающих регистрацию доменов.

Регистрация объектов промышленной собственности преследует долгосрочные цели — предоставить исключительные права на продолжительное время на основе длительной экспертизы;

3) домены после их регистрации не становятся охраняемыми объектами интеллектуальной собственности, тогда как регистрация результатов интеллектуальной деятельности делает их таковыми.

Отсутствие правовой охраны доменов не позволяет установить условием правоспособности правомерное использование иных объектов промышленной собственности, таких как товарные знаки, фирменные наименования, географические указания и т. д.;

4) регистрация доменов носит явочный характер, т. е. осуществляется под ответственность заявителя домена.

Предупреждения о недопустимости использования охраняемых объектов часто оказываются декларативными.

Сами же заявители порой преднамеренно заявляют к регистрации охраняемые объекты;

5) переход от явочной системы регистрации доменов к проверочной системе представляется невозможным и не соответствует интересам как регистраторов, так и пользователей, поскольку проверочная система суще ственным образом затянет и осложнит регистрацию доменов.

Несовместимая природа регистрационных систем доменов и объектов промышленной собственности, конфликты между именами доменов и другими маркетинговыми обозначениями отмечены в исследовании воис.

Нерешенность проблем регистрации охраняемых маркетинговых обозначений привела к востребованности урегулирования споров в облапи доменных имен, прежде всего в Центре ВОИС по арбитражу.

Тем не менее меры, принимаемые ВОИС, не являются эффективными, кольку объем киберсквоттинга не уменьшается, а продолжает расти.

По даным ВОИС, в 2005 г. по сравнению с 2004 г. отмечен 20-процентный рост числа заявок на рассмотрение споров, связанных с киберсквоттингом. 2005 г. на рассмотрение Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству передано 1450 споров, связанных с киберсквоттингом.

Это увеличение представляет собой наибольшее число споров, связанных с киберсквоттингом, орые рассматривает Центр ВОИС начиная с 2001 г.

Несмотря на то что большинство стран пытается подавить киберсквотинг, Гражданский кодекс Российской Федерации, по существу, легализовал это позорное явление.

В проекте части четвертой Кодекса, представленном в Государственную Думу в 2006 г., был раздел, состоящий из. 1542—1551, в котором предоставлялось исключительное право на доенное имя.

При обсуждении проекта благоразумие взяло верх и вышеуканные статьи были исключены, однако оказалось неисключенным из ст. 483(9) запрещение регистрации в качестве товарных знаков обозначений, ождественных доменному имени.

Это означает легализацию киберсквотинга, что не было случайным.

Ряд российских специалистов продолжают считать, что домены могут относиться к объектам интеллектуальной собвенности.

Для соответствующих обоснований используются неубедительные доводы, в соответствии с которыми к объектам интеллектуальной собственности можно было бы отнести почти любой объект, созданный нтеллектуальным трудом.

В действительности же правовая охрана предоставляется только тем результатам интеллектуальной деятельности, которые явно названы охраняемыми в национальном законодательстве.

Следует напомнить, что ни в одной стране доменные имена не признаются объектом права интеллектуальной собственности.

Более того, они не нуждаются в дополнительной или особой (sui generis) охране.

Положение естественное, поскольку домены технически защищены и не нуждаются в правовой охране.

Регистрация доменного имени делает его владельца единственным лицом, которое может использовать домен, и только к его сайту получают доступ иные лица по адресу, который содержит данный домен.

Никакая дополнительная правовая охрана не нужна ни пользователям, ни регистраторам доменных имен.

Любая охрана правом интеллектуальной собственности может привести к параличу системы регистрации доменных имен, поскольку регистрация доменного имени будет поставлена в зависимость от правомерности использования иных объектов интеллектуальной собственности, которое допустимо с разрешения соответствующих правообладателей.

Необходимость поиска охраняемых объектов и правообладателей сделает систему регистрации доменных имен недееспособной.

Именно поэтому доменные имена едва ли будут признаны объектами интеллектуальной собственности.

Другое дело, что существующая система регистрации доменных имен должна в большей мере учитывать интересы правообладателей охраняемых объектов, в частности, необходимо принятие упрощенных норм аннулирования доменных имен, зарегистрированных с нарушением прав интеллектуальной собственности третьих лиц.